De la función distintiva a la función económica de la marca

 

¿Qué funciones cumple una marca?

1 Introducción

La concepción clásica de la marca parte de una idea aparentemente sencilla, como que es un signo que sirve para distinguir. De esta forma, permite que el consumidor identifique determinados productos o servicios y los diferencie de aquellos que proceden de otros empresarios. Esta función distintiva constituye, todavía hoy, el núcleo conceptual del derecho marcario.

En el derecho uruguayo, la definición legal conserva esta función como punto de partida. El artículo 1.º de la ley n.° 17.011, en adelante también Ley de Marcas, establece que se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra. Esta disposición no define la marca por su valor económico, por su capacidad publicitaria ni por su reputación, por más que funcionalmente también puedan operar así. Nuestra ley, siguiendo la función clásica y la tendencia predominante en el derecho comparado, define la marca por su aptitud distintiva.

Sin perjuicio de ello, hace más de un siglo que las funciones descriptas y consideradas por la doctrina, así como las que son objeto tutelar de la reglamentación normativa, son variadas y tienen amplia fundamentación.

En este sentido, no hay dudas – en términos generales - que una marca puede identificar el origen empresarial de un producto y, simultáneamente, condensar una determinada expectativa de calidad, construir confianza, transmitir prestigio, representar un determinado estilo de vida, reducir los costos de búsqueda del consumidor, acumular reputación, facilitar la expansión hacia nuevos mercados, servir como garantía para una franquicia, constituir un activo susceptible de licencia y contribuir sustancialmente al valor de una empresa.

En determinadas circunstancias, incluso puede transformarse en una auténtica infraestructura de poder económico, acumulado con muy distinto alcance.

La reputación de la marca que beneficia al consumidor, porque facilitándole la elección reduce la incertidumbre, puede generarle costos de sustitución, dependencia comercial y barreras de entrada a otros competidores.

2 La función distintiva es históricamente el punto de partida

El derecho de marcas protege un objeto inmaterial cuya utilidad económica depende de su capacidad para producir determinados efectos en el mercado. La marca no tiene valor, en principio, por su mera existencia gráfica, fonética o conceptual. Su valor deriva de aquello que consigue representar en la percepción de los consumidores y en las relaciones económicas.

Desde una perspectiva tradicional, la marca permite identificar el origen empresarial. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha señalado que la primera función de la marca consiste en distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de los de otras empresas y facilitar así la elección del consumidor; asimismo, vincula el signo con una determinada empresa de procedencia (OMPI, 1998).

La función distintiva cumple, además, una función que la doctrina denomina como competitiva. Al permitir al consumidor identificar el producto que desea adquirir, posibilita que las empresas compitan por la preferencia de los consumidores mediante la construcción y conservación de reputación. La marca, desde esta perspectiva, no es una excepción al funcionamiento competitivo del mercado, sino uno de sus mecanismos.

En esto se basa la ley n.° 17.011 para vincular la registrabilidad con la distintividad, excluyendo de la protección exclusiva determinadas denominaciones técnicas, genéricas, descriptivas o que hayan pasado al uso general. Es una regla muy lógica, pues el derecho no puede entregar a un empresario el monopolio sobre una palabra, expresión o signo que los demás competidores necesitan utilizar legítimamente para describir sus propios productos o servicios.

La distintividad funciona, por ello, simultáneamente como presupuesto y límite de la apropiación marcaria.

3 De la marca-signo a la marca-activo

El signo marcario no solamente identifica un producto, sino que también acumula información.

Un consumidor que reconoce una marca puede asociarla con determinados niveles de calidad, características, experiencias anteriores, prestigio, innovación, precio, seguridad o incluso con determinados valores culturales.

La marca se convierte así en un mecanismo de reducción de incertidumbre. En mercados caracterizados por información imperfecta, el consumidor difícilmente puede evaluar de manera exhaustiva cada producto antes de adquirirlo. La marca funciona entonces como una señal. El empresario invierte en publicidad, calidad, distribución, diseño y experiencia del consumidor, inversiones que contribuyen a construir una reputación que queda condensada en el signo.

La economía de las marcas reconoce esa dimensión. En doctrina se observa que las marcas pueden representar un valor económico considerablemente superior al valor material del producto que identifica. Por lo tanto, se puede afirmar que se transforma en un activo estratégico.

Esta transformación tiene consecuencias jurídicas importantes. La ley n.° 17.011 reconoce que los derechos derivados de un registro o solicitud marcaria pueden transferirse total o parcialmente y contempla expresamente la licencia, la sublicencia y la franquicia que incluya licencia de marca.

No estamos, entonces, ante un mero signo lingüístico o gráfico. Estamos ante un activo patrimonial que puede circular, licenciarse, integrarse en estructuras empresariales y contribuir al valor económico de una organización.

La propia posibilidad de licenciar una marca demuestra esta evolución. Su titular puede permitir que otro empresario explote económicamente el signo, dentro de las condiciones contractuales correspondientes. La ley n.° 17.011 regula específicamente estas operaciones y exige la inscripción de las licencias para que produzcan efectos frente a terceros.

La marca se convierte así en un capital intangible.

4 La función reputacional: cuando la marca empieza a representar algo más que origen

La segunda gran transformación fue reconocer que la marca puede adquirir una dimensión reputacional.

Una marca fuerte no solamente dice: "este producto proviene de esta empresa". También puede decir: "este producto tiene determinadas características", "esta empresa representa determinado estándar", "elegir este producto me sitúa dentro de determinado universo simbólico".

La reputación constituye, en este sentido, una acumulación histórica de experiencias e inversiones.

Publicidad, calidad, innovación, diseño, distribución, servicio posventa y presencia sostenida en el mercado contribuyen a construirla. La marca funciona como el recipiente jurídico de una parte de ese valor reputacional.

Esta dimensión permite comprender por qué determinadas marcas son económicamente valiosas aun cuando los productos que identifican puedan tener sustitutos materiales relativamente próximos.

El consumidor puede comprar un producto no solamente por sus características objetivas sino por lo que la marca significa.

La jurisprudencia europea ha desarrollado con particular claridad esta concepción. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea,en adelante también TJUE, ha reconocido, junto a la función esencial de indicación de origen, funciones de calidad, comunicación, inversión y publicidad. La llamada función de inversión comprende la utilización de la marca para adquirir o conservar una reputación capaz de atraer y fidelizar consumidores.

Este desarrollo resulta útil también para el análisis uruguayo, aunque no implique trasladar mecánicamente categorías jurisprudenciales europeas a nuestro ordenamiento. Permite comprender que el objeto económico protegido por la marca no se agota en el signo, sino que incluye la relación construida entre el signo, el empresario, el producto y el público.

5 La marca como inversión en el mercado

Para que una marca cumpla su función de mercado, cualquiera sea la dimensión, debe mediar inversión, plan, decisión empresarial y un accionamiento de marketing y producto.

Con el tiempo todo este trabajo y dinero invertido en una marca le da solidez al signo distintivo para la empresa, aunque siempre está sujeto a apropiaciones por terceros así como distorsiones en el proceso de comunicación.

De todas maneras, la tutela legal en la adopción de un signo como marca, valorando todo este trabajo que le da valor, no admite que su titular realice conductas que restrinjan injustificadamente las posibilidades competitivas de terceros.

No es lo mismo poder de marca que poder de mercado.

Una empresa puede poseer una marca extremadamente valiosa sin encontrarse necesariamente en posición dominante en un mercado relevante. A la inversa, una empresa puede poseer una posición económica fuerte en un mercado en el que su marca constituye solamente uno de varios factores de poder. Así es en el mundo de las marcas, a tenor de lo que se valora como marca poderosa o poder de marca.

La ley n.° 18.159, defensa de la competencia, presenta una lógica distinta. La posición dominante se vincula con la posibilidad de afectar sustancialmente las variables relevantes del mercado con independencia de las conductas de competidores, compradores o proveedores. El abuso aparece cuando quien se encuentra en esa posición actúa indebidamente para obtener ventajas o causar perjuicios que no habría podido obtener sin esa posición.

Por lo tanto, no es lo mismo calificar una marca como famosa que afirmar que una marca tiene poder económico en un determinado mercado relevante.

Una marca de gran notoriedad puede coexistir con numerosos sustitutos y una intensa competencia, a la vez que puede suceder que la reputación, fidelidad y reconocimiento asociados al signo contribuyan a que – como instrumento de competencia en el mercado – habiliten que la marca en cuestión eleve las barreras de entrada o dificulte la sustitución de competidores.

La situación debe analizarse en cuanto interactúen aspectos de la propiedad intelectual, estructura de mercado y conducta empresarial.

6 La marca como barrera de entrada

Una marca consolidada puede constituir una barrera de entrada de naturaleza económica sin que se calificable jurídicamente como una barrera ilícita.

El empresario que ingresa a un mercado debe competir no solamente mediante precio y características del producto, sino también contra la reputación acumulada por los operadores existentes. Esto no significa que el derecho de marcas genere necesariamente una restricción anticompetitiva, porque es legítimo que una marca impida que un tercero se apropie de la reputación ajena y que confunda al consumidor. Se habla de que la protección de las marcas puede complementar y favorecer la innovación y la competencia, evitando la confusión y el aprovechamiento parasitario de la reputación empresarial (OMPI, 2013)

En cualquier caso, hay que diferenciar entre proteger la reputación, que es una finalidad clásica del derecho de marcas, de utilizar la reputación como instrumento para cerrar el mercado, que es un análisis propio del ámbito del derecho de la competencia, concretamente, de la defensa de la competencia.

La valoración de esta doble caracterización es muy importante, ante conductas del titular de una determinada marca que intenta extender el poder de su signo hacia productos, servicios, canales de distribución o mercados respecto de los cuales la conexión con la función distintiva es débil.

7 El principio de especialidad como límite estructural

El principio de especialidad constituye uno de los principales mecanismos que impiden que el poder de una marca se transforme automáticamente en un monopolio general sobre el signo. La ley n.° 17.011 dispone que la propiedad exclusiva de la marca se adquiere con relación a los productos y servicios para los cuales fue solicitada, de manera que el titular de una marca no puede adquirir un derecho universal sobre una palabra, imagen o denominación en todas las actividades económicas imaginables. La protección se concede específicamente en relación con el ámbito de productos y servicios correspondiente. Este principio evita que el éxito de un signo en un mercado se convierta automáticamente en un poder de exclusión sobre todos los demás mercados.

Sin embargo, la evolución de las marcas notorias y reputadas demuestra que el principio de especialidad no es absoluto en todos los sistemas contemporáneos. Por lo tanto, hay un problema a analizar cuando la reputación del signo supera ampliamente el ámbito originario de sus productos o servicios. Ello se debe a que cuanto más valiosa es una marca, más difícil puede resultar justificar que su protección permanezca estrictamente limitada a la función clásica de evitar confusión de origen y cuanto más se amplía su protección, mayor es también el riesgo de conferirle un poder de exclusión excesivo.

8 Notoriedad, reputación y expansión del ámbito de protección

El sistema marcario uruguayo demuestra que el legislador reconoce que determinadas marcas poseen una fuerza económica y jurídica superior. La ley n.° 17.011 impide, siguiendo obligaciones de derecho internacional, el registro de signos que reproduzcan, imiten o traduzcan total o parcialmente una marca notoriamente conocida o un nombre comercial en los términos previstos por la norma. Asimismo, contempla como causal de nulidad relativa determinados signos que hagan presumir el propósito de realizar competencia desleal.

El derecho ya no protege exclusivamente contra una confusión elemental entre dos productos idénticos, sino también frente a estrategias que intentan aprovechar indebidamente el valor acumulado de otro signo marcario.

La protección de la marca se aproxima entonces a la protección de la reputación empresarial, tal como se observa en el derecho comparado. En el sistema europeo, por ejemplo, la protección reforzada de las marcas reputadas puede operar incluso cuando los productos o servicios no sean similares, cuando exista aprovechamiento indebido o perjuicio para el carácter distintivo o la reputación del signo. Según documento de EUIPO (2024) se explica que el valor de una marca no se limita a su función de indicación de origen y que puede incorporar una imagen de calidad, lujo, estilo de vida o exclusividad.

9 Exclusión y aprovechamiento parasitario

La misma reputación que merece protección puede convertirse en objeto de aprovechamiento estratégico. Sería el caso de una marca fuertemente reconocida en el mercado de indumentaria, en relación con la cual un tercero adopta un signo semejante para servicios completamente diferentes, buscando atraer consumidores mediante la asociación mental con la marca original. La cuestión ya no consiste necesariamente en que el consumidor crea que ambos productos proceden de la misma empresa, sino que puede consistir en que el tercero pretende capturar gratuitamente una parte de la inversión reputacional ajena.

Este fenómeno, conocido en diferentes ordenamientos mediante categorías como free-riding, aprovechamiento indebido, dilución o parasitismo, muestra hasta qué punto la función económica de la marca puede separarse de la función estrictamente distintiva.

De todas formas, aún reconociendo la necesidad de tutela en casos como este, queda claro que la frontera a la que corresponde que llegue la protección del valor reputacional tampoco puede ser excesivamente expansiva. Cuanto más amplia sea la capacidad del titular de impedir asociaciones, referencias, usos comerciales o signos semejantes, mayor será el ámbito de actividad económica reservado indirectamente al titular. Hay que impedir que la protección de la reputación se convierta en una especie de derecho de veto sobre el lenguaje comercial.

Este límite es muy importante para el derecho de marcas.

Las empresas compiten utilizando palabras, imágenes, colores, conceptos, referencias y categorías que forman parte del lenguaje social y comercial, que no siempre ni en cualquier caso pueden ser monopolizados con la finalidad de utilización exclusiva por un solo titular registral marcario. Por eso la ley n.° 17.011 excluye de la protección exclusiva determinados signos genéricos, descriptivos o que hayan pasado al uso general, y permite que algunos de esos elementos integren conjuntos marcarios sin que exista sobre ellos un derecho privativo individual.

El signo puede ser objeto de apropiación jurídica en tanto cumple una función distintiva, sin perjuicio de lo cual no puede convertirse en un mecanismo para impedir que los demás empresarios describan legítimamente sus propios bienes, competir o comunicarse con el público.

La función económica de la marca debe convivir, por tanto, con una función económica general para el público.

10 El uso de una marca no puede ser indefinido

La ley n.° 17.011 establece que el uso de la marca registrada es obligatorio y contempla su cancelación cuando no haya sido utilizada durante cinco años consecutivos, salvo las excepciones legalmente previstas. Esta regla tiene una evidente dimensión económica, pues si el sistema permitiera acumular indefinidamente registros marcarios sin utilización efectiva, los empresarios podrían apropiarse de grandes cantidades de signos simplemente para impedir que otros los utilizaran.

El requisito de uso impide la acumulación especulativa de derechos. De esta manera, el derecho marcario uruguayo incorpora un principio que resulta coherente con su racionalidad económica y es que la exclusividad se justifica en relación con una función económica efectiva del signo y no simplemente por su inscripción registral.

11 La marca como activo explotable

La función económica de la marca se manifiesta especialmente en su capacidad de explotación indirecta. El titular no solo puede utilizarla personalmente, sino también autorizar su utilización por terceros. La ley n.° 17.011 regula expresamente la licencia de marca, entendida como contrato accesorio al registro mediante el cual se concede el derecho de uso total o parcial de una marca registrada o en trámite, por tiempo determinado y en forma exclusiva o no exclusiva.

Esta posibilidad explica buena parte del valor empresarial de las marcas. Una marca puede generar ingresos sin que su titular fabrique directamente los productos. Ellos tiene lugar si es licenciada para distintas líneas comerciales, incorporada a contratos de franquicia, utilizada en alianzas empresariales o constituir uno de los activos centrales de una operación de adquisición empresarial, entre otras posibles operaciones.

El signo marcario se puede estar separando de la empresa que originalmente lo desarrolló y se convierte en un activo negociable.

Este tipo de acciones empresariales tiene riesgos. Cuanto más extensa sea la explotación económica de la marca, más importante se vuelve garantizar que la utilización del signo no genere engaño al consumidor ni deteriore injustificadamente la reputación que constituye precisamente el fundamento económico de su valor.

12 Marca, calidad y confianza

La marca no garantiza necesariamente, desde el punto de vista jurídico, que todos los productos sean objetivamente superiores. No obstante, puede generar una expectativa de calidad.

El consumidor aprende que determinados productos identificados con un signo presentan determinadas características y, sobre esa base, incorpora la marca a sus decisiones futuras.

La marca funciona entonces como un mecanismo de reputación acumulada.

Por eso una conducta empresarial que deteriore sistemáticamente la calidad de los productos identificados con una marca puede destruir parte del activo intangible construido durante años.

La marca, paradójicamente, exige inversión permanente, pues su valor económico no está garantizado por el registro. El registro concede exclusividad jurídica, pero la reputación debe ser continuamente producida y conservada en el mercado.

13 Marca y consumidor

Una marca fuerte puede beneficiar al consumidor porque reduce costos de búsqueda, facilita la identificación del producto y permite utilizar experiencias anteriores como información para futuras decisiones. Sin embargo, una marca excesivamente poderosa puede producir efectos inversos si genera una fidelidad tan intensa que reduce sustancialmente la capacidad del consumidor de considerar alternativas.

El análisis debe ser casuístico, la fidelidad a una marca no es, por sí misma, anticompetitiva.

Es legítimo que un consumidor prefiera sistemáticamente una marca porque considera que ofrece mayor calidad, conveniencia o cualquiera sea el atributo que priorice y entienda que se le proporciona. El problema comienza cuando esa fidelidad es utilizada empresarialmente para dificultar artificialmente la competencia.

Por eso la ley n.° 18.159 establece como principio general que los mercados se rigen por las reglas de libre competencia y prohíbe las prácticas que tengan por objeto o efecto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura. A su vez, admite que la conquista del mercado derivada del proceso natural fundado en una mayor eficiencia no constituye por sí misma una conducta restrictiva.

La regla resulta especialmente adecuada para el fenómeno marcario.

El éxito de una marca puede ser enorme, lo que no puede ser es utilizado como justificación automática de cualquier conducta destinada a excluir competidores.

14 ¿Puede una marca contribuir a una posición dominante?

Una marca podría contribuir a la existencia o consolidación de una posición dominante cuando genera una combinación suficientemente intensa de reconocimiento, fidelidad, diferenciación, costos de sustitución y barreras de entrada. De todas maneras, esa conclusión requiere necesariamente analizar el mercado relevante. No basta con medir la notoriedad del signo.

Son varios los factores a considerar, tales como: existencia de productos o servicios sustitutivos; posibilidad real de entrada de nuevos competidores; sensibilidad del consumidor frente al precio; grado de fidelidad a la marca; costos de cambio; acceso a canales de distribución; incluso la posibilidad de que otras marcas puedan reproducir o compensar la ventaja reputacional, entre otros factores.

La ley n.° 18.159 exige precisamente determinar el mercado relevante para evaluar los efectos competitivos de una práctica, considerando la existencia de productos o servicios sustitutos y el ámbito geográfico correspondiente.

No puede afirmarse que una marca fuerte determine que exista necesariamente posición dominante, como ya comentamos antes. Habrá que evaluar en todo caso la eventual existencia de una conducta abusiva, para la consideración de una posible infracción del derecho de la competencia.

15 Cuándo la marca deja de proteger la competencia y comienza a proteger el poder

Cuando el titular de una marca utiliza sus derechos no para preservar la identidad de sus productos, sino para consolidar una posición económica mediante mecanismos que exceden la función propia del derecho marcario, hay un ejercicio de poder de mercado que no representa el directo valor tutelable por el derecho marcario. Podría ser el caso de estrategias destinadas a impedir injustificadamente la utilización de determinados signos necesarios para competir, bloquear canales de comercialización, imponer condiciones de acceso mediante la fuerza de la marca o utilizar la reputación como argumento para impedir formas legítimas de comparación o comunicación comercial.

De todas maneras, debe quedar claro que no toda estrategia agresiva constituye abuso. Para que exista como tal, la ley n.° 18.159 exige una conducta indebida de quien se encuentra en posición dominante y conecta el abuso con ventajas o perjuicios que no habrían sido posibles sin esa posición. La cuestión resulta compleja cuando se produce una acumulación de derechos de propiedad intelectual y poder económico.

La marca puede combinarse con patentes, diseños industriales, derechos de autor, secretos empresariales, contratos de distribución, plataformas digitales, redes de franquicia y otros activos. En estos casos, la capacidad de exclusión no proviene de un único derecho, sino del efecto acumulativo de varios mecanismos jurídicos y económicos. De manera que el análisis del poder de la marca debe insertarse, por tanto, en una concepción más amplia del poder de los activos intangibles.

El problema adquiere nuevas dimensiones en el entorno digital.

En Internet, una marca puede funcionar simultáneamente como signo distintivo, palabra clave, identificador de reputación, activo publicitario, elemento de posicionamiento algorítmico y puerta de entrada a una comunidad de usuarios. La economía de las plataformas intensifica esta situación.

El desafío contemporáneo consiste en determinar qué uso afecta realmente una función protegible de la marca y qué uso constituye simplemente una utilización legítima del lenguaje o una forma de competencia.

La ley n.° 17.011 contiene los elementos generales en combinación con la ley n.° 18.159, que permiten tutelar el objeto legal del derecho de marcas, impidiendo que estas sean válidamente utilizadas para sostener una acción abusiva de poder de mercado. En nuestro derecho la marca puede acumular valor, reputación, constituir un activo empresarial de extraordinaria importancia, pero sin que dicha acumulación admita que se transforme en un derecho absoluto de exclusión.

EN DEFINITIVA

La marca contemporánea identifica, comunica, persuade, construye reputación, reduce incertidumbre, fideliza consumidores, materializa inversiones y puede representar una parte sustancial del valor económico de una empresa. La función económica de la marca es una consecuencia económica de que el signo haya cumplido exitosamente su función distintiva durante un período prolongado.

Sin embargo, cuanto más exitosa es la marca, mayor puede ser su valor y mayor puede ser también su capacidad para producir poder económico. Todo ello debe analizarse para valorar si este derecho de exclusión está siendo instrumentalizado abusivamente como mecanismo de competencia, más allá de sus funciones propias como signo distintivo regulado legalmente. Una marca puede acumular mucho poder; lo que no puede acumular ilimitadamente es poder de exclusión. La exclusividad marcaria existe para hacer posible una competencia basada en la identificación y la reputación, no para convertir el éxito reputacional en un derecho general de control del mercado.

Referencias bibliográficas

European Union Intellectual Property Office [EUIPO]. (2024). Trade mark guidelines: Purpose of Article 8(5) EUTMR. https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2045468/trade-mark-guidelines/1-1-purpose-of-article-8-5--eutmr

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2013). World Intellectual Property Report 2013: Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace. Ginebra: WIPO. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/944/wipo_pub_944_2013.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (1998). Main aspects of industrial property: Trademarks. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_indip_rt_98/wipo_indip_rt_98_3_add-annex1.html

Uruguay. (1998). Ley n.° 17.011 de 25 de septiembre de 1998, sobre marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas. IMPO.

Uruguay. (2007). Ley n.° 18.159 de 20 de julio de 2007, sobre defensa de la competencia. IMPO.

Alguna Jurisprudencia europea relevante en este punto:

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2009). L’Oréal SA and Others v Bellure NV and Others, C-487/07, EU:C:2009:378.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2010). Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA and Others, C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2011). Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd., C-323/09, EU:C:2011:604.

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