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lunes, 22 de abril de 2024

Video breve: Agotamiento de Derechos de la PI

Me pareció bien concreto y claro este video sobre el alcance del agotamiento de los derechos de la Propiedad Intelectual de la Intellectual Property Office UK, la Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unido.

Recordemos también que este es uno de los temas "sacudidos" por el Brexit, desde que UK dio un salto para afuera de la UE.

El concepto general está muy claro. Luego, por supuesto, adaptar la extensión conceptual a lo que dice nuestra propia legislación uruguaya. 



Exhaustion of IP rights and parallel trade - explained: 



miércoles, 19 de julio de 2023

UE Centrafarm v Sterling Drug 1974 #JURISPI

Centrafarm BV and Adriaan De Peijper v Sterling Drug Inc. Case 15/74

31 October 1974

Court of Justice [1974] ECR 1147

Texto de la Sentencia: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-15/74

Pronunciamiento final:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad de Nederlanden mediante resolución interlocutoria de 1 de marzo de 1974, declara:

1 El ejercicio por el titular de una patente del derecho que le otorga la legislación de un Estado miembro a prohibir la comercialización en éste de un producto protegido por la patente y comercializado en otro Estado miembro por el propio titular o con su consentimiento es incompatible con las normas del Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías dentro del mercado común.

2 A este respecto es irrelevante que el titular y las empresas a las que se han concedido licencias pertenezcan o no al mismo grupo.

3 Asimismo, es irrelevante que existan entre el Estado miembro de exportación y el de importación diferencias de precio derivadas de medidas adoptadas por los poderes públicos en el Estado de exportación con el fin de controlar el precio del producto.

4 El titular de una patente sobre un producto farmacéutico no puede sustraerse a las normas comunitarias sobre la libre circulación de mercancías para controlar la distribución del producto con el fin de proteger al público de los productos defectuosos.

5 El artículo 42 del Acta relativa a las condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los Tratados no puede invocarse para obstaculizar la importación a los Países Bajos, ni siquiera antes del 1 de enero de 1975, de mercancías comercializadas en el mercado del Reino Unido por el titular de una patente o con su consentimiento.

6 El artículo 85 del Tratado no se refiere a los acuerdos o prácticas concertadas entre empresas que pertenecen al mismo grupo en concepto de sociedad matriz y filial, cuando las empresas constituyen una unidad económica dentro de la cual la filial no goza de autonomía real en la determinación de su línea de actuación en el mercado, y cuando estos acuerdos o prácticas tienen por objeto efectuar un reparto interno de funciones entre las empresas.




El caso Centrafarm v Sterling Drug (1974) fue un caso importante resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE). Se dictaminó que las patentes de invención, en este caso de un producto farmacéutico, no se pueden utilizar para impedir la importación de productos legalmente comercializados en otro Estado miembro de la UE. Este fallo ha tenido un impacto significativo en el mercado único, al permitir que los consumidores de la UE tengan acceso a una gama más amplia de productos a precios más bajos.

El caso se originó cuando Centrafarm, una empresa holandesa, importó un medicamento genérico, Neo-Synerest, de Italia. Sterling Drug, el titular de la patente del medicamento en los Países Bajos, demandó a Centrafarm por infracción de patente.El TJUE, expidiéndose en un proceso prejudicial sobre la base de la solicitud de un tribunal holandés, dictaminó que la patente de Sterling Drug no era válida porque no protegía la forma del producto, sino únicamente su función. El TJUE señaló que la comercialización de un producto en un Estado miembro de la UE debe permitir su libre circulación en otros Estados miembros, incluso si el producto está cubierto por una patente en otro Estado miembro.

El fallo del TJUE en el caso Centrafarm v Sterling Drug ha sido confirmado en una serie de casos posteriores. El caso ha tenido un impacto significativo en el mercado único, al permitir que los consumidores de la UE tengan acceso a una gama más amplia de productos a precios más bajos. El caso también ha contribuido a crear un entorno más competitivo para las empresas que operan en el mercado único.

El caso Centrafarm v Sterling Drug es un ejemplo de cómo el TJUE ha utilizado su poder para interpretar y aplicar las leyes de la UE de manera que protejan los intereses de los consumidores. El caso ha tenido un impacto significativo en el mercado único, al contribuir a crear un entorno más competitivo y al permitir que los consumidores de la UE tengan acceso a una gama más amplia de productos a precios más bajos.





LINKS para profundizar


The Protection of Industrial Pr otection of Industrial Property Rights in the E ty Rights in the European Economic Community” Ronald L. Smallwood

8 Vanderbilt Law Review 708 (2021) Available at: https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vjtl/vol8/iss3/7

https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2555&context=vjtl


Managing the Gray Market in the European Union: The Case of the Pharmaceutical Industry”

Peggy E. Chaudhry and Michael G. Walsh, Journal of International Marketing

Vol. 3, No. 3 (1995), pp. 11-33 (23 pages)

https://www.jstor.org/stable/25048606


Gold, Michael A. "European Patent Law and the Exhaustion Principle," University of Chicago Legal Forum: Vol. 1992: Iss. 1, Article 19. Available at: http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1992/iss1/19

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1124&context=uclf


 

viernes, 2 de junio de 2017

Recarga de Cartuchos de tóner: ante la Suprema Corte en USA

Desde la publicación del pronunciamiento de la Suprema Corte norteamericana (USSC) del pasado 30 de mayo de 2017, en el caso Impression vs Landmark (Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 581 U.S. ___ (2017) ), sobre derechos de patente de invención y agotamiento, en estos días sucesivos mucho se ha destacado, opinado y difundido al respecto. Es un tema interesante, con un objeto cotidiano: los cartuchos de tóner, su recarga, su reventa... Tiene varias perspectivas que hacen interesante el tema.

Dos circunstancias fundamentales determinan la repercusión de la sentencia: a. que modifica un pronunciamiento anterior, del Federal Circuit, dejando claros los precedentes al respecto; b. que se trata de tema relevante para el mercado, dada la dinámica de comercialización de los cartuchos como productos que circulan con patentes vigentes.


Los hechos


La litis surge en torno al tóner utilizado por impresoras láser. La empresa Lexmark se dedica al diseño, fabricación y venta de cartuchos de tóner para consumidores en los Estados Unidos y en todo el mundo. Es titular de varias patentes de invención relativas a los componentes de tales cartuchos y a cómo son utilizados. Los cartuchos de tóner vacíos, sin tóner, materialmente se pueden rellenar y reutilizar. Materialmente, esta actividad puede ser cumplida por cualquier otra persona, no necesariamente por la titular de las patentes Lexmark. Precisamente, de hecho, ocurre tanto en USA como en cualquier país del mundo, que hay empresas organizadas que recargan cartuchos o que, incluso, adquieren cartuchos usados para recargar y vener nuevamente. Esta actividad se realiza, habitualmente a precios muy bajos o, al menos, mucho menores que los que la propia Lexmark fija como precio del cartucho que originalmente coloca en el mercado.

Ante esta situación Lexmark toma iniciativas comerciales en su beneficio. Una de ellas es la oferta de comprar un cartucho de toner con un 20% de descuento, en una oferta llamada “Programa de devolución”, firmando un contrato según el cual acepta usarlo sólo una vez, obligándose a no usarlo para rellenado y a no venderlo. A dichos cartuchos Lexmark les instala un chip que impide la reutilización.

Como era de esperarse, al tiempo de esta opción comercial, los revendedores de cartuchos lograron superar el mecanismo tecnológico impeditivo de reutilización instalado por Lexmark. De modo que Lexmark inicia juicio contra quienes realizan esta acción de elusión de la protección, con intenciones de seguir vendiendo cartuchos recargados, reutilizados de la marca.


El pronunciamiento de la USSC, Caso 581


Para la USSC quedó constatado que se agotaron los derechos de patente de invención del titular Lexmark en la primera venta, es decir, en su entrada al mercado interno norteamericano. Este agotamiento tiene lugar también por más que exista pacto restrictivo a un uso u obligación de no revender, entre Lexmark y sus clientes. Esta última restricción, como todo alcance contractual, solo existe entre las partes firmantes. Si no fuera así "extender los derechos de patente más allá de la primera venta obstruiría los canales de comercio”. Para el Juez Roberts es una situación similar a la de los talleres de reparación de automóviles. Los mecánicos tranquilamente pueden reparar los coches que les traen. Se pueden adquirir y revender automóviles reparados. No hay inhibición contractual que alcance a los mecánicos, que no firmaron, por lo tanto no consintieron, ninguna limitación a sus derechos. Esta posición fue secundada por otros siete magistrados de la Suprema Corte que formaron una mayoría contundente.

Agregó la sentencia de la USSC que el agotamiento de los derechos de la patente en la primera venta se produce tanto en el ámbito interno como en el internacional.

En su presentación ante el Circuito Federal, Lexmark sostuvo – posición que también fue seguida en definitiva por este Tribunal - que la venta en el extranjero no da lugar al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual de la patente a menos que el titular de la patente los transfiera en forma expresa o implícita.

No obstante, la USSC entendió que no hay mérito a un tratamiento diverso en uno y otro caso. De esta manera dejó clara en este contexto particular la posición sobre el agotamiento, diversa de aquella sostenida en una sentencia del año 2013 en autos Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519 (2013)..En dicha oportunidad se trató de la doctrina del agotamiento en el common law, sin que estuviera limitada su extensión geográfica, en materia de Derecho de Autor. El alcance del agotamiento en la sentencia del 2013 se circunscribía al territorio interno, claro que tratándose de derechos de autor que por su principio de informalismo operan de manera diversa de manera transfronteriza.

En el caso 581 que nos ocupa, dejó constancia de su disidencia el Juez Ginsburg, de igual manera que había disentido en el 2013 en el caso Kirtsaeng. Entendíó el magistrado siendo el derecho de patentes territorial, la venta de un artículo patentado en el extranjero es "independiente del sistema de patentes estadounidense”, no tiene sentido pronunciarse sobre el posible agotamiento o no desde la perspectiva norteamericana. Sería un análisis que solamente corresponde pronunciar desde la óptica del derecho aplicable en cada territorio en que se plantee el tema.


MI OPINIÓN: Comparto las afirmaciones de la USSC en cuanto a la pretensión de hacer valer derechos de patente una vez que se encuentra en el mercado un producto. El contrato firmado con clientes no alcanza de manera alguna a operadores empresariales de reventa y recarga de cartuchos de tóner. Por otra parte, en cuanto a la afirmación del agotamiento internacional, tiene razón el Juez disidente a mi entender...


LINK con el texto completo de la sentencia que hemos comentado:
https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1189_ebfj.pdf

“Return Program” de Lexmark
https://www.lexmark.com/en_us/products/supplies-and-accessories/lexmark-return-cartridges.html

Otros LINKs sobre el tema:
https://en.wikipedia.org/wiki/Impression_Prods.,_Inc._v._Lexmark_Int%27l,_Inc.
http://www.ipwatchdog.com/2017/05/30/patent-exhaustion-supreme-court-industry-reaction-impression-products-v-lexmark/id=83822/
http://www.ipwatchdog.com/2017/05/30/supreme-court-lexmark-sales-exhausted-patent-rights/id=83824/
https://patentlyo.com/patent/2017/05/impression-exhausted-domestic.html
https://www.nytimes.com/2017/05/30/business/supreme-court-patent-rights-lexmark.html?_r=0