Sentencia
del Tribunal de Justicia de la CE de 17 de octubre de 1990.
SA
CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG.
Petición
de decisión prejudicial: Bundesgerichtshof - Alemania.
Libre
circulación de mercancías - Derecho de marca.
Asunto
C-10/89.
Texto
de la sentencia:
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-10/89
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=96487&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2743148
Destacamos
de la sentencia los siguientes puntos:
“11
Sobre este particular, debe recordarse que el artículo 36 admite
las prohibiciones y las restricciones a la importación justificadas
por razones de protección de la propiedad industrial y comercial,
con la reserva expresa de que las mismas no deben constituir ni un
medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta
del comercio entre los Estados miembros.
12
Según reiterada jurisprudencia, el artículo 36 tan sólo admite
excepciones al principio fundamental de la libre circulación de
mercancías en el mercado común en la medida en que tales
excepciones estén justificadas en aras de la protección de los
derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad y,
por consiguiente, el titular de un derecho de propiedad industrial y
comercial protegido por la legislación de un Estado miembro no puede
ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la
comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en
el mercado de otro Estado miembro, por el mismo titular del derecho,
con su consentimiento o por una persona vinculada con el mismo
mediante relaciones de dependencia jurídicas o económicas (véanse,
especialmente, las sentencias de 8 de junio de 1971, Deutsche
Grammophon, 78/70, Rec. 1971, p. 487; de 31 de octubre de 1974,
Centrafarm contra Winthrop, 16/74, Rec. 1974, p. 1183; y de 9 de
julio de 1985, Pharmon contra Hoechst, 19/84, Rec. 1985, p. 2281).
13
En lo que al derecho de marca se refiere, debe destacarse que este
derecho constituye un elemento esencial del sistema de competencia no
falseado que el Tratado pretende establecer y mantener. En un sistema
de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar
la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo
cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos
que permiten la identificación de tales productos y servicios. Para
que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la
garantía de que todos los productos designados con la misma han sido
fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede
hacerse responsable de su calidad.
14
Por consiguiente, como ha declarado este Tribunal de Justicia en
múltiples ocasiones, el objeto específico del derecho de marca
consiste particularmente en conferir al titular el derecho a usar la
marca para introducir por primera vez un producto en el tráfico
económico y, de este modo, protegerlo contra los competidores que
pretendan abusar de la posición y del renombre de la marca vendiendo
productos designados indebidamente con la misma. Con el fin de
determinar el alcance preciso de este derecho exclusivo que se
reconoce a favor del titular de la marca, es preciso tener en cuenta
la función esencial de ésta, que consiste en garantizar al
consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que
con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible
dicho producto de los que tienen otra procedencia (véanse,
especialmente, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La
Roche, 102/77, Rec. 1978, p. 1139, apartado 7; y de 10 de octubre de
1978, Centrafarm contra American Home Products Corporation, 3/78,
Rec. 1978, p. 1823, apartados 11 y 12) .”
Comentario
El
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, tal como se llamaba en
ese tiempo (en adelante TJCE) se pronunció el 17 de octubre de 1990,
en el asunto SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG, sobre el equilibrio
entre la libre circulación de mercancías y los derechos de
propiedad intelectual, en concreto las marcas.
El
caso se originó en una disputa entre dos empresas de café. HAG GF
AG, una empresa alemana, era propietaria de la marca registrada "HAG"
para el café. CNL-SUCAL NV, una empresa belga, comenzó a importar
café de una empresa que no estaba autorizada por HAG a usar la marca
registrada. HAG demandó a CNL-SUCAL por infracción de marca
registrada.
Este
caso, conocido como “Hag II”, tiene como origen otro, en torno a
la misma marca, llamado Hag I, suscitado sobre la base de hechos de
tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Respecto del Hag I, diremos
suscintamente lo siguiente. La empresa con todo su patrimonio, que
comercializaba los productos de café de la marca Hag, se vieron
sujetos a un procedo en Bélgica de incautación como bien del
enemigo. El origen de Hag era alemán. En Bélgica la empresa con
marca Hag fue enajenada a alguien distinto del titular alemán y,
sobre la base de dichas circunstancias, en definitiva se entendió
que podía circular la misma marca, para los mismos productos, sin
considerar la calidad de marca notoria que podía tener Hag en Europa
de su tiempo. (Asunto “Hag I” (Van Zuylen Freres
vs. Hag AG) (tjce. Sentencia del 3 de julio de 1974, Asunto 192/73) )
Volviendo
al caso Hag II, de la sentencia de 1990. encontramos que surge un
enfrentamiento de intereses, como decíamos, entre la sociedad belga
cnl-Sucal – a la sazón titular de tecnología y marca HAG en
Bélgica - y la sociedad alemana Hag GF AG. Esta última fabrica y
comercializa café descafeinado según un proceso descubierto por
ella misma. En la República Federal de Alemania, Hag GF AG es
titular de numerosas marcas, desde 1907, siendo la identidad central
la expresión Hag, de todos sus signos distintivos, históricamente,
comercializando por distintos países europeos, particularmente los
vecinos de Alemania, como Bélgica. Luego de que Café Hag SA fue
incautada como bien del enemigo en 1944 se enajenó dicha marca a los
Van Oevelen. Asimismo, en 1971, Café Hag SA cedió todos sus marcas
en Benelux a la sociedad Van Zuylen Frères de Lieja. De esta última
proviene la sociedad anónima cnl-Sucal NV, por transformación y
cambio de denominación social. En fin: misma marca, distinto
titular, demasiado vecinos como para que no hubiera problemas. El
detonante fua la importación de café descafeinado marca “Hag”.
Se planteó que se trataba de una marca notoria.
El
Juez a cargo del proceso marcario,presentó sus interrogantes
respecto de la verdadera “colisión” entre la libre circulación
de mercaderías (en el caso el café descafeinado) y el derecho de
marcas (el café tenía como marca Hag, que pretendía circular en un
territorio donde el productor no era el titular de la marca).
En
definitiva, el TJCE analizó el tema agotamiento del derecho de la
marca. Entendió que
si
bien los intereses en juego eran de igual importancia, tanto el de
HAG en proteger su marca registrada, como el de CNL-SUCAL en importar
y vender café sin tener que pagar una licencia a HAG, prevalecía el
interés en proteger la libre circulación de mercancías como más
importante que el interés de HAG en proteger su marca registrada.
Expresó
el Tribunal de Justicia que el derecho de propiedad intelectual no
puede fundamentar una restricción injustificada a la libre
circulación de mercancías, y que el interés en proteger la libre
circulación de mercancías es a menudo más importante que el
interés en proteger los derechos de propiedad intelectual.
La
sentencia del TJCE en el caso CNL-SUCAL NV es importante porque
establece que las restricciones a la libre circulación de
mercancías, incluso si se justifican por motivos de interés
público, deben ser proporcionadas. En este caso, la prohibición de
importar y vender el café descafeinado no era proporcionada porque
no existía ningún riesgo de confusión entre el café de CNL-SUCAL
NV y el café de HAG GF AG.
La
sentencia del TJCE en el caso CNL-SUCAL NV ha sido seguida en otros
casos, y ha contribuido a garantizar la libre circulación de
mercancías en la Unión Europea.
LINKS
para profundizar:
“El
declive de la doctrina del origen común de las marcas tras el caso
"Hag II". Comentario a la sentencia del TJCE de 17 de
octubre de 1990, as. C-10/89. SA. CNL.-Sucal v. HaG, «Hag II»)”,
LUIS ALBERTO MARCO ÁRCALA
https://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revista-de-instituciones-europeas/numero-20-eneroabril-1993/el-declive-de-la-doctrina-del-origen-comun-de-las-marcas-tras-el-caso-hag-ii-comentario-la-sentencia-2
Sentencia:
https://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revista-de-instituciones-europeas/numero-18-eneroabril-1991/sentencia-de-21-de-octubre-de-1990-sa-cnl-sucal-nv-c-hag-gf-ag-c-10189-libre-circulacion-de-0
“El
agotamiento del derecho a la luz del derecho comunitario. Unión
Europea y Comunidad Andina”, Carolina Barragán, Miguel Ceballos,
Diana Marín y Oscar Tamayo
Revista
la propiedad inmaterial n.º 16 - noviembre de 2012 - pp. 225 –
280.
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3271