1 Introducción
La noción de marca notoria pertenece a una etapa del derecho de marcas en la que el conocimiento del signo podía ser razonablemente pensado en términos de exposición pública, mercado, territorio y reconocimiento por parte de determinados sectores de consumidores. La marca se volvía notoria porque había sido utilizada durante un lapso relevante, había recibido inversión publicitaria, había alcanzado una determinada penetración comercial y, en definitiva, había adquirido un grado excepcional de reconocimiento.
No deja hoy de ser válido este planteo. Sin embargo, la economía digital introduce una transformación en este punto, porque la notoriedad ya no depende exclusivamente de cuánto ve el público una marca, sino también de cuánto la conocen, procesan, clasifican, recomiendan y reproducen los sistemas algorítmicos que median entre la marca y el público.
Una marca puede aparecer simultáneamente en múltiples mercados, ser promocionada de manera personalizada a millones de individuos. Puede ser objeto de búsquedas permanentes, integrar bases de datos de plataformas, aparecer en respuestas generadas por inteligencia artificial, ser recomendada por sistemas predictivos y mantener una presencia prácticamente continua sin que exista una exposición homogénea ante un “público” concebido en los términos antes tradicionales.
Evidentemente los significados de llegar a todos, del alcance de la notoriedad presentan cambios. Las dudas están en si las categorías clásicas de notoriedad son suficientemente flexibles para capturar esta nueva forma de reconocimiento. Las marcas noy son prácticamente ubicuas para los algoritmos, pero no necesariamente conocidas por el público en general, por lo que hay que analizar si estamos ante una nueva modalidad de notoriedad.
La respuesta depende de varios factores. La ubicuidad algorítmica no sustituye la notoriedad marcaria, pero puede convertirse en uno de sus nuevos indicadores, en fuente de prueba e, incluso, en un factor capaz de transformar cualitativamente el modo en que se construye la reputación del signo.
2 Concepto clásico de la notoriedad
Nuevamente comenzamos por el concepto general de marca. En Uruguay, el artículo 1 de la Ley N.º 17.011 define la marca como todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra. La función distintiva constituye, por tanto, el fundamento estructural del sistema.
La notoriedad representa una situación cualificada respecto de esa función distintiva. No cualquier marca conocida es necesariamente una marca notoria, ni la notoriedad constituye simplemente una versión cuantitativamente superior de la utilización ordinaria del signo.
En el Derecho uruguayo, la categoría aparece expresamente en la Ley N.º 17.011 de 25 de setiembre de 1998. El artículo 5, numeral 6.º, establece como causal de nulidad relativa la reproducción, imitación o traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial. El sistema, por tanto, reconoce que existen signos cuyo poder distintivo trasciende el ámbito ordinario de protección y que merecen una tutela especial.
Por su parte, el artículo 27 de la ley de marcas dispone que la acción de anulación basada en las causales del artículo 5 caduca, en principio, a los quince años desde la concesión del registro, salvo cuando se trate de una marca notoria registrada de mala fe, supuesto en el cual la acción puede deducirse en cualquier tiempo. El artículo 25 contempla específicamente las acciones de anulación basadas en los numerales 6.º y 7.º del artículo 5 y exige que, cuando corresponda, el propietario de la marca solicite su registro en Uruguay dentro del plazo establecido. El artículo 33 establece que en estas acciones es preceptiva la agregación de prueba y admite cualquier medio idóneo que demuestre razonablemente la notoriedad, conforme a las reglas de la sana crítica. Incluso permite eximir de la prueba de notoriedad cuando se acredita que el solicitante o titular conocía la marca al momento de solicitar u obtener el registro.
La notoriedad no es exclusivamente territorial. La notoriedad marcaria ya nació como una excepción a la estricta territorialidad y especialidad del derecho de marcas.
El artículo 6 bis del Convenio de París exige a los Estados de la Unión rechazar, cancelar o prohibir el uso de determinadas marcas que constituyan reproducción, imitación o traducción susceptible de generar confusión respecto de una marca que la autoridad competente considere notoriamente conocida en el país correspondiente.
El Acuerdo sobre los ADPIC/TRIPS, en su artículo 16.2, profundizó esta protección y estableció que, para determinar si una marca es notoriamente conocida, debe considerarse el conocimiento de la marca en el sector pertinente del público, incluyendo el conocimiento adquirido como consecuencia de la promoción de la marca. El artículo 16.3 extiende determinadas consecuencias protectoras a bienes o servicios no similares cuando el uso del signo indique una conexión con el titular y pueda perjudicar sus intereses.
Por lo tanto, la notoriedad nunca fue simplemente equivalente a “conocimiento universal”. Su construcción internacional se asentó sobre conceptos como sector pertinente del público, conocimiento, promoción, extensión geográfica, utilización, reputación y riesgo de perjuicio.
3 Público pertinente y público fragmentado
Uno de los cambios más profundos provocados por la digitalización es la fragmentación del público, en este tema como en otros más. Este punto cambia muchas cosas, porque la valoraicón de la notoriedad – como veremos en este post – termina siendo algo para valorar (y por lo tanto probar) desde el público, desde el consumidor.
El modelo clásico permitía imaginar un público pertinente relativamente identificable: consumidores actuales o potenciales, distribuidores, empresarios del sector. La Recomendación Conjunta de la OMPI sobre marcas notoriamente conocidas considera relevantes, entre otros, los consumidores actuales y potenciales, las personas integrantes de los canales de distribución y los círculos empresariales vinculados con los productos o servicios (OMPI, 2000).
Sin embargo, el consumidor digital no integra necesariamente un público homogéneo. Dos personas situadas en la misma ciudad pueden recibir resultados radicalmente diferentes frente a la misma búsqueda. Un consumidor puede encontrarse expuesto intensivamente a una marca porque el algoritmo conoce sus intereses, mientras otro puede no verla prácticamente nunca. Una marca puede ser extremadamente reconocible dentro de un microsegmento de consumidores y casi desconocida fuera de él.
Esto obliga a revisar una premisa implícita en determinadas concepciones tradicionales de notoriedad: el conocimiento de la marca no necesariamente tiene que manifestarse como exposición uniforme. En el entorno digital puede existir una notoriedad altamente concentrada y, al mismo tiempo, extraordinariamente intensa.
Las categorías tradicionales de notoriedad conceden relevancia a la publicidad y promoción. La Recomendación Conjunta de la OMPI incluye expresamente la duración, extensión y alcance geográfico de la promoción de la marca entre los factores pertinentes.
La publicidad digital no elimina este criterio, sino que lo transforma. Mientras que la campaña publicitaria tradicional podía medirse mediante tirada, audiencia, inversión, presencia geográfica, frecuencia de emisión o participación de mercado, actualmente en el ecosistema digital aparecen métricas diferentes, como lo son las impresiones, alcance efectivo, frecuencia individual, tasa de interacción, búsquedas, conversiones, visualizaciones, recomendaciones y exposición personalizada.
Por otra parte, una impresión digital no es necesariamente equivalente a una impresión publicitaria tradicional. Un algoritmo puede seleccionar precisamente al consumidor que tiene mayor probabilidad de comprar, recordar o interactuar con la marca. La publicidad deja entonces de ser solamente difusión y pasa a convertirse en selección predictiva de destinatarios.
La marca puede ser menos visible para la población en general y, sin embargo, muchísimo más presente en la experiencia individual de determinados consumidores.
Hay pues, una dimensión de notoriedad para cuya composición no se requiere necesariamente de difusión masiva.
4 La ubicuidad algorítmica
Una marca posee ubicuidad algorítmica cuando su presencia se encuentra incorporada de manera persistente en los sistemas digitales que organizan la información, el comercio, la búsqueda, la recomendación y la interacción con los usuarios.
No significa simplemente que la marca tenga muchas apariciones en Internet, sino que el signo se encuentra estructuralmente incorporado a los mecanismos mediante los cuales los usuarios encuentran productos, comparan alternativas, reciben recomendaciones y toman decisiones.
Mientras en el modelo tradicional, la marca llegaba al consumidor, en el modelo digital, muchas veces el algoritmo filtra y decide qué marcas llegan al consumidor. Los sistemas de inteligencia artificial pueden actuar como filtros entre el consumidor, el producto y la marca, realizando recomendaciones sobre la base de decisiones anteriores y modificando la forma en que el consumidor percibe el mercado (OMPI, 2020). Podría decirse que la notoriedad comienza a tener una dimensión “mediada”, dado que el consumidor no conoce necesariamente la totalidad del universo marcario, sino aquello que los sistemas de intermediación digital le muestran, recomiendan o priorizan.
En torno a la ubicuidad algorítmica se plantea si produce un aumento del poder de exclusión. Es que la expansión de la presencia digital puede aumentar considerablemente su capacidad de impedir usos posteriores. Sin embargo, si la notoriedad se interpreta de manera excesivamente expansiva, puede producirse un fenómeno de sobreprotección marcaria, por lo que la marca podría comenzar a apropiarse jurídicamente de un espacio semántico excesivamente amplio. Esto es potencialmente peligroso en Internet, donde los signos se utilizan en contextos muy diversos: comentarios, comparaciones, críticas, noticias, publicidad comparativa, referencias descriptivas, hashtags, contenidos generados por usuarios, metadatos, búsquedas y sistemas de recomendación.
Sobre la notoriedad se ha dicho que, en general se trata de ampliar el perímetro de protección, pero es inadmisible que se eliminen dichos límites.
5 Notoriedad de una marca y prueba para el algoritmo
Criterio general
Un algoritmo no “conoce” una marca en el sentido jurídico en que la conoce una persona. Puede almacenar datos, identificar patrones, asociar términos, predecir preferencias y seleccionar resultados, pero ello no constituye por sí mismo conocimiento jurídico del signo. Por lo tanto, es incorrecto sostener que la notoriedad puede ser reemplazada por una suerte de notoriedad computacional.5En este escenario la actividad algorítmica puede constituir una evidencia indirecta de algo jurídicamente relevante, que es el grado de presencia, reconocimiento, asociación y valor económico de la marca dentro de los ecosistemas digitales. La ubicuidad algorítmica no debería ser un criterio autónomo que transforme automáticamente una marca en notoria, sino más bien un elemento probatorio adicional dentro de una apreciación global.
Esta solución se encuentra en línea con la lógica de la Recomendación Conjunta de la OMPI: los factores allí enumerados son orientativos, no condiciones acumulativas necesarias, y la autoridad competente debe considerar todas las circunstancias relevantes del caso (OMPI, 2000).
Prueba en el entorno digital
El artículo 33 de la Ley N.º 17.011 admite cualquier medio idóneo para demostrar razonablemente la notoriedad, sometido a las reglas de la sana crítica. En el entorno digital, ello puede referirse a aspectos tales como volumen y evolución de búsquedas del signo, distribución geográfica de las búsquedas, asociación espontánea entre la marca y determinados productos o servicios, presencia en sistemas de recomendación, frecuencia de aparición en resultados relevantes, menciones en redes sociales, presencia en marketplaces, datos de tráfico y conversión, entre otra serie de cifras informativas de la nueva forma de difusión online.
Los tan diversos como variados datos de los que hoy se puede disponer, por sí mismos no prueban notoriedad, pueden deberse a distintas circunstancias de los procesos de comunicación. Sin embargom, esta denominada métrica digital merece una interpretación, muchas veces de corte profesional, porque informan directamente sobre la presencia de los signos en plataformas y circulación digital general.
Prueba estática y prueba dinámica
La prueba tradicional de notoriedad podría considerarse una fotografía, de una marca en cierto tiempo y lugar, consistiendo en encuestas, ventas, publicidad, registros, inversiones, estudios de mercado. Trasladando la idea de visualización se dice que el entorno digital permite construir una película.
La información puede demostrar la evolución temporal del reconocimiento del signo, las variaciones geográficas, la intensidad de determinadas campañas, la reacción de los consumidores y la persistencia de la asociación entre marca y producto.
La notoriedad ya no es un estado, sino una evolución o proceso de reconocimiento, lo que es muy importante para el caso de marcas nuevas. Una startup digital puede alcanzar en pocos meses una presencia internacional extraordinariamente intensa sin haber recorrido las décadas de exposición que caracterizaban a las marcas tradicionalmente célebres. No por ello se ha de considerar la marca como notoria, necesariamente, ni sería razonable descartar su eventual notoriedad simplemente porque su historia temporal sea corta. Los criterios de notoriedad son flexibles y que no existe una exigencia de satisfacer acumulativamente todos los factores tradicionales (OMPI).
Número de países y notoriedad
La digitalización cambió la valoración del tema geográfico en la notoriedad de la marca. Ya o es decisivo el criterio cuantitativo relacionado con el número de países en los que una marca se encuentra registrada. Una marca no es notoria por estar registrada en muchos países, ni deja de serlo por no estarlo en numerosos territorios (OMPI, s/f). Una marca puede ser inmediatamente accesible desde cientos de países sin que ello signifique que sea jurídicamente notoria en cada uno de ellos, porque accesibilidad global no equivale a notoriedad global.
El simple hecho de que una página web, una aplicación o una cuenta de red social pueda ser consultada desde Uruguay no demuestra que la marca sea notoria en Uruguay. Eso cambia, en nuestro país como en todo el mundo, lo que ha de entenderse como conocimiento de la existencia de la marca y deber de acreditación del conocimiento relevante en Uruguay. El hecho de que una marca extranjera sea notoria en su país de origen no significa automáticamente que lo sea en nuestro país. (Ministerio de Industria, Energía y Minería [MIEM], Dirección Nacional de la Propiedad Industrial [DNPI], s. f.).
Notoriedad y mala fe
La Ley N.º 17.011 contempla expresamente la mala fe en el régimen de las marcas notorias. Su artículo 27 permite la acción de anulación en cualquier tiempo cuando una marca notoria haya sido registrada de mala fe. En un ecosistema digital, la prueba de conocimiento previo puede ser más compleja.
La existencia de una marca en buscadores, redes sociales, marketplaces, registros de dominios, plataformas comerciales o bases de datos internacionales puede demostrar que el signo era accesible y reconocible antes de una determinada solicitud. Sin embargo, tampoco hay que pensar que “estar en Internet” equivale a conocimiento efectivo, pues la mala fe requiere una valoración contextual. Habrá que apreciar en cada caso si quien solicitó o utilizó el signo conocía - o debía conocer, según el estándar jurídico aplicable - la existencia y significación económica de la marca ajena.
La digitalización puede proporcionar evidencia extraordinariamente poderosa para esa valoración, pero no elimina la necesidad de razonamiento jurídico.
6 Marca notoria como activo económico
La notoriedad no solamente protege una función de identificación, sino también un activo económico. La Recomendación Conjunta de la OMPI incluye entre los factores de evaluación el valor asociado a la marca (OMPI, 2000).
Por su lado, en la economía digital ese valor puede crecer exponencialmente porque una marca puede convertirse en activo de confianza, mecanismo de reducción de costos de búsqueda, activo reputacional, activo susceptible de licenciamiento, elemento de identificación dentro de plataformas y, por supuesto, un factor de efectos de red, entre otros tantos aspectos de la tecnología de plataformas..
Cuanto mayor es el reconocimiento, menor puede ser el esfuerzo necesario para que el consumidor identifique el origen empresarial de una oferta. Asimismo, cuanto más reconocida sea la marca, mayor puede ser su capacidad para extenderse a nuevas categorías de productos, nuevos territorios o nuevos modelos comerciales. Hay una cascada de cambios posibles, en contínua evolución.
7 Consideraciones finales
La notoriedad marcaria podría ser entendida actualmente como un grado cualificado de reconocimiento de un signo dentro de un sector pertinente del público, construido mediante su utilización, promoción, reputación y demás circunstancias relevantes. Dicha intensidad puede manifestarse tanto en espacios físicos como digitales y su prueba puede incluir evidencias derivadas de sistemas algorítmicos de búsqueda, recomendación, clasificación e interacción.
En cuanto a la evolución propiamente del significado de notoriedad, hay tres niveles a considerar en forma convergente.
En primer lugar, se encuentra lo que puede denominarse notoriedad tradicional, que existe cuando el signo presenta un elevado grado de reconocimiento dentro del sector pertinente, demostrado mediante utilización, publicidad, ventas, presencia comercial, reconocimiento y demás factores clásicos.
En segundo lugar, se menciona la notoriedad digital, como presencia intensa y reconocible en ecosistemas digitales, sean en buscadores, redes sociales, plataformas, marketplaces, medios digitales y otros espacios de interacción.
En tercer lugar, surge la denominada ubicuidad algorítmica, nivel claramente distinto a los anteriores que involucran la expresión notoriedad calificable jurídicamente, que implica que la marca se encuentra integrada de manera persistente en los mecanismos de clasificación, recomendación, búsqueda, predicción y personalización mediante los cuales los usuarios acceden al mercado.
Estos tres niveles son convergentes, pueden ser coexistentes pero no son lo mismo. Una marca puede merecer la calificación en uno de ellos y no en el otro. Como también podrían coincidir, pero será cuestión de analizar la prueba correspondiente en cada caso.
Todo esto que comentamos seguirá evolucionando proximamente y, seguro, que cada vez más tecnologizado. La marca hoy necesita ser reconocida por sistemas para que luego pueda ser reconocida por personas y así concretar su calificación plus, que le da más valor como activo.
Hay una serie de actos técnicos de base en relación con una marca: buscadores que deben identificarla, marketplaces deben clasificarla, sistemas de recomendación deben asociarla con determinados productos, asistentes inteligentes deben comprender su significado, modelos de IA deben poder distinguirla de signos similares. Estos procesos que se realizan automáticamente hoy son fundamentales en la dinámica comercial de plataforma que nos rodea. Además, por su automatización son directamente accesibles a todo comerciante que ingresa a la operativa.
El cumplimiento de esta etapa hace hablar de la necesidad de reconocibilidad sistémica como operación técnica de inicio o ingreso de la marca en el mercado.
Sin embargo, todo esto no es notoriedad jurídica como tal, sino un componente para su valoración cuantitativa y, como derivado, jurídica.
La marca notoria no ha dejado de ser una categoría jurídica adecuada para la era digital, pero hay una serie de consideraciones tecnológicas que han redimensionado varios de los conceptos. El Derecho uruguayo incluye normas y conceptos legales que permiten acompañar la evolución tecnológica acorde con la realidad. Todo lo que implica que la Ley N.º 17.011 reconoce expresamente de la marca notoriamente conocida, establece una protección específica frente a reproducciones, imitaciones y traducciones, contempla la mala fe y admite una amplia libertad probatoria, es trasladable y sostenible para esta evolución.
Por supuesto que progresivamente se deberá avanzar en el reconocimiento de las nuevas dimensiones de los conceptos, pero no veo impedimentos en dicho avance. No se deja de valorar la notoriedad en función del público, aunque considerando las apreciaciones correspondientes a la economía digital.
Referencias bibliográficas
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial [DNPI], Ministerio de Industria, Energía y Minería [MIEM]. (s. f.). Guía de examen y procedimiento de signos distintivos. Gobierno de Uruguay. https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mineria/files/documentos/publicaciones/guia_de_examen_y_procedimiento_de_signos_distintivos_0.pdf
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2000). Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. OMPI.
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=346
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (1999). Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. OMPI. https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=1196
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (s. f.). The Internet Domain Name Process: Protection of famous and well-known marks. https://www.wipo.int/es/web/amc/processes/process1/report/finalreport
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2020). El Derecho de marcas: ¿al día con la IA? Revista de la OMPI.
Uruguay. (1998). Ley N.º 17.011: Ley de Marcas. IMPO.
Uruguay. (1999). Decreto N.º 34/999: Reglamentación de la Ley de Marcas. IMPO.
World Trade Organization [WTO]. (1994). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), especialmente artículos 15–17.
World Intellectual Property Organization [WIPO]. (1883/1967). Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Article 6bis. WIPO Lex. Art. 6 bis.
Imagen: https://publicdomainreview.org/collection/illustrations-of-the-nervous-system-golgi-and-cajal/
