El agotamiento de los derechos del titular de la marca referida a la circulación del producto/servicio al cual es aplicada en el mercado es un tema interesantísimo que en los últimos treinta años evolucionó, primero desde la perspectiva del comercio internacional de bienes físicos y luego por el mundo de plataformas digitales en que estamos. Ya originalmente me gustaba, no solamente en cuanto a la marca, sino también a la patente y al derecho de autor y derechos conexos. Con estos desafíos conceptuales casi diarios de la economía digital resulta todavía más interesante. Es un tema muy comercial. Eset post presenta los lineamientos generales del alcance de la vieja doctrina en la nueva economía.
1 Introducción
El agotamiento del derecho de marca constituye una de las instituciones que mejor permiten comprender los límites económicos del derecho de exclusiva. Su punto de partida es sencillo: el titular de una marca tiene derecho a controlar determinados usos del signo en el mercado, pero ese poder no puede convertirse en un mecanismo de control perpetuo sobre cada acto posterior de circulación del producto legítimamente comercializado.
En la economía tradicional, la cuestión se planteaba fundamentalmente respecto de la reventa. Una vez que el titular de la marca, o alguien autorizado por él, introducía legítimamente un producto en el comercio, ¿podía impedir que el adquirente lo revendiera? La respuesta del agotamiento es, en principio, negativa. El derecho sobre el signo no se proyecta indefinidamente sobre la circulación económica de cada ejemplar del producto.
La economía circular vuelve particularmente relevante esta cuestión. El producto ya no necesariamente sigue una trayectoria lineal desde fabricante a distribuidor, de distribuidor a consumidor y de consumidor a descarte. Puede ser revendido, alquilado, reparado, reacondicionado, reconstruido, reutilizado, desarmado para obtener piezas, integrado en otro producto o comercializado nuevamente a través de plataformas digitales.
En este contexto, el problema jurídico deja de ser exclusivamente si el producto puede revenderse. La pregunta pasa a ser más compleja: ¿hasta dónde llega el agotamiento cuando el producto ha cambiado, ha sido reparado, reacondicionado o integrado en un nuevo circuito comercial, y hasta dónde puede el titular de la marca conservar capacidad de controlar ese segundo mercado?
La respuesta interesa particularmente al derecho uruguayo porque la ley n.° 17.011 contiene una regla expresa sobre la cuestión. Su artículo 12 dispone que no podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con su autorización, siempre que los productos, su presentación y determinados envases o embalajes no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos. Esta disposición constituye una verdadera regla de agotamiento marcario y, al mismo tiempo, contiene la principal clave para resolver los conflictos que plantea la economía circular.
2 El artículo 12 de la ley n.° 17.011
Nuestra Ley de Marcas parte de una concepción clásica del derecho marcario. El artículo 1 define la marca como el signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona de los de otra, mientras que el artículo 9 establece que el derecho a la marca se adquiere mediante el registro. A su vez, el artículo 11 circunscribe la titularidad a los productos y servicios para los cuales la marca fue solicitada.
El artículo 12 introduce entonces un límite decisivo, en cuanto la titularidad registral no permite impedir la libre circulación de los productos marcados que fueron legítimamente introducidos en el comercio por el titular o con su autorización.
La norma presenta, por tanto, tres elementos fundamentales:
a debe existir un producto marcado, con marca registrada;
b ese producto debe haber sido introducido legítimamente en el comercio por el titular o con su autorización;
c la circulación posterior queda protegida siempre que el producto, su presentación y los envases o embalajes en contacto inmediato con él no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos.
La solución uruguaya es particularmente interesante porque no formula el agotamiento como una consecuencia absoluta e incondicionada de la primera comercialización. Lo articula con la preservación de la identidad y condición del producto.
La estructura normativa permite formular una primera conclusión: el agotamiento no elimina el derecho de marca, sino que limita su utilización como instrumento para controlar la circulación ulterior de un producto determinado. De manera que el agotamiento no convierte al signo en un elemento de libre apropiación ni habilita cualquier utilización de la marca por terceros. Lo que impide es utilizar el derecho marcario como fundamento suficiente para bloquear la posterior circulación de un producto genuino que ya ingresó legítimamente al mercado, dentro de los límites establecidos por la propia norma.
3 Reventa, escenario clásico del agotamiento
La hipótesis más sencilla es la reventa de un producto genuino en las mismas condiciones en que fue adquirido.
Una persona compra legítimamente un producto identificado con una determinada marca y posteriormente decide venderlo. El revendedor necesita utilizar la marca para identificar aquello que ofrece. Si el titular pudiera impedir esa utilización simplemente porque el revendedor no integra su red oficial, el derecho de marca terminaría funcionando como un mecanismo de control sobre la propiedad y circulación del producto.
El agotamiento evita precisamente ese resultado.
Esta cuestión adquiere una dimensión especial en los marketplaces. Un tercero puede ofrecer productos originales previamente comercializados por el titular o por sus distribuidores, utilizando la marca para identificarlos. La existencia de una plataforma digital no debería alterar, por sí misma, la respuesta sustantiva del derecho marcario. El hecho de que la oferta se realice en Internet no transforma un producto genuino en un producto infractor. Sin embargo, existe una distinción fundamental entre identificar un producto genuino y presentarse como integrante de la estructura empresarial del titular.
El agotamiento puede legitimar la referencia a la marca necesaria para informar que se está vendiendo un producto auténtico, pero no necesariamente autoriza a utilizar el signo de modo que genere la apariencia de que el revendedor es distribuidor oficial, servicio técnico autorizado, representante o integrante de una red contractual.
La jurisprudencia europea ha elaborado esta distinción con particular claridad en BMW v. Deenik, donde el Tribunal de Justicia admitió determinados usos de la marca para anunciar la venta de vehículos BMW usados y para informar acerca de servicios de reparación y mantenimiento, pero destacó la necesidad de evitar que el uso del signo genere una falsa apariencia de vinculación empresarial con el titular (Court of Justice of the European Union, 1999).
Aunque esta jurisprudencia no integra el derecho positivo uruguayo, resulta útil como referencia comparada para interpretar los límites funcionales del agotamiento.
4 Marketplaces
Los marketplaces han provocado que el titular de la marca ya no se enfrenta únicamente con un revendedor individual, sino con una infraestructura digital que organiza la oferta, clasifica vendedores, determina posiciones en los resultados, administra reputación y, en ocasiones, participa en logística, pagos o servicios posventa.
El agotamiento del derecho marcario no debería confundirse con un derecho del titular a controlar el canal de distribución. Una cosa es que el titular pueda determinar las condiciones de su propia red contractual de distribución, pero otra, muy distinta, es pretender transformar esas condiciones contractuales en una prohibición general de reventa de productos legítimos por terceros.
Aquí aparece una conexión particularmente fecunda con el derecho de la competencia. La ley n.° 18.159 tiene como objeto promover la competencia, la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados. Su artículo 2 prohíbe el abuso de posición dominante y las prácticas que tengan por objeto o efecto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante (ley n.° 18.159, 2007, art. 2).
Por consiguiente, el derecho marcario y el derecho de la competencia pueden operar en planos diferentes aunque complementarios.
El derecho de marca determina hasta dónde llega la exclusividad sobre el signo. El derecho de la competencia examina si el ejercicio de determinadas facultades, particularmente por empresas con poder de mercado, termina excluyendo injustificadamente a competidores o cerrando mercados.
La cuestión es especialmente relevante cuando el producto genuino ya se encuentra en manos de terceros y el titular intenta impedir su comercialización mediante restricciones contractuales, sistemas de autorización, bloqueo de cuentas, denuncias automatizadas o mecanismos tecnológicos de desindexación.
La marca no debería convertirse en una licencia permanente para controlar quién puede comercializar un producto después de su primera introducción legítima al mercado.
5 Economía circular, el alance de reparar
La economía circular lleva el problema un paso más adelante. La segunda comercialización puede no recaer sobre un producto exactamente idéntico al que salió de fábrica.
Supóngase un teléfono celular de determinada marca que, después de varios años de uso, es adquirido por una empresa especializada. Esta empresa sustituye la batería, cambia determinados componentes, limpia el dispositivo, realiza pruebas de funcionamiento y vuelve a comercializarlo como "reacondicionado".
¿Se agotó el derecho de marca?
La respuesta exige distinguir dos cuestiones.
Una es la existencia del producto original y su legítima introducción en el comercio. Otra es el efecto jurídico de las modificaciones posteriores.
El artículo 12 de la ley n.° 17.011 proporciona aquí una pauta expresa: la libre circulación está protegida mientras el producto, su presentación y determinados envases o embalajes no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos.
Esto no significa necesariamente que cualquier intervención física extinga automáticamente la protección derivada del agotamiento. El concepto de modificación significativa requiere una valoración funcional y económica. Una reparación destinada a devolver al producto su funcionamiento normal no necesariamente equivale a una transformación que genere un nuevo producto jurídicamente atribuible al reparador.
La cuestión cambia, sin embargo, cuando la intervención es de tal entidad que puede afectar la identidad, calidad, seguridad o características esenciales del producto.
En tal hipótesis aparece una tensión entre dos intereses legítimos. Por una parte, el interés del operador de economía circular en reutilizar y prolongar la vida útil de bienes genuinos. Por otra, el interés del titular en evitar que bajo su marca se comercialice un producto sustancialmente modificado cuya calidad o características ya no controla.
La regla debería evitar dos extremos igualmente inconvenientes: convertir cualquier reparación en una infracción marcaria o, en el otro sentido, considerar que la primera venta habilita cualquier modificación imaginable bajo la marca original.
6 El producto reacondicionado y la necesidad de transparencia
El punto jurídicamente decisivo en el mercado de reacondicionados es, probablemente, la transparencia respecto del estado del producto.
No es lo mismo comercializar "Teléfono X original, reacondicionado por Empresa Y", que presentar el producto como: "Teléfono X oficial, nuevo, reacondicionado por el fabricante".
En el primer supuesto, la marca cumple esencialmente una función identificadora del producto originario. En el segundo, puede estar comunicando además una vinculación empresarial inexistente.
Aquí el derecho de marcas converge con el derecho del consumidor.
La ley n.° 17.250 considera consumidor a quien adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final y define como proveedor a quien profesionalmente desarrolla actividades de producción, transformación, importación, distribución o comercialización, entre otras (ley n.° 17.250, 2000, arts. 2 y 3).
La economía circular amplía así la importancia jurídica de la información sobre el producto: su origen, estado, reparaciones realizadas, piezas sustituidas, garantías disponibles y eventual inexistencia de vinculación con el fabricante original.
El problema no es solamente si existe una infracción marcaria, sino también qué percepción recibe el consumidor cuando encuentra el signo en un anuncio digital.
7 Reparación y uso de la marca
La reparación plantea una situación diferente de la reventa.
Un taller independiente puede necesitar mencionar la marca de los productos que repara. Negarle esa posibilidad supondría, en muchos casos, impedir que el consumidor pueda identificar correctamente el servicio ofrecido.
La experiencia comparada vuelve a resultar ilustrativa. En BMW v. Deenik, el Tribunal de Justicia europeo consideró legítimo, bajo determinadas condiciones, el uso de la marca para informar sobre reparación y mantenimiento de vehículos de la marca, siempre que el uso fuera necesario para indicar el destino del servicio y respetara las prácticas honestas en materia industrial o comercial (Court of Justice of the European Union, 1999).
La lógica es especialmente importante para una economía orientada a prolongar la vida útil de los bienes. Si el derecho marcario pudiera impedir que un service o reparador independiente indique qué productos puede reparar, se produciría una consecuencia paradójica: una institución concebida para proteger la función distintiva de la marca terminaría obstaculizando actividades de reparación y reutilización que reducen el descarte de productos.
Por supuesto, esto no significa que el service pueda presentarse como servicio oficial cuando no lo es, ni utilizar elementos marcarios adicionales de manera que genere confusión acerca de la procedencia empresarial del servicio.
8 Reutilización, componentes y productos reconstruidos
La hipótesis del producto reconstruido es compleja. Supongamos una máquina industrial que contiene componentes de diferentes fabricantes. Una empresa especializada adquiere maquinaria usada, recupera piezas, las reacondiciona y construye un nuevo equipo utilizando algunos componentes identificados con marcas de terceros. Aquí la pregunta ya no es simplemente si el producto marcado circula nuevamente, siendo necesario determinar qué producto está siendo comercializado y qué función cumple la marca dentro de él.
El agotamiento no debería entenderse como una autorización general para colocar nuevamente una marca sobre cualquier producto que contenga componentes genuinos. La protección marcaria conserva relevancia cuando el uso del signo puede generar una atribución empresarial incorrecta.
La frontera jurídica está, entonces, entre la reutilización legítima del producto marcado y la creación de una nueva oferta empresarial que utiliza la marca ajena como elemento de identificación de un producto o servicio distinto.
Esta distinción adquiere particular importancia en sectores como repuestos, electrónica, automóviles, maquinaria, indumentaria y dispositivos tecnológicos.
9 El agotamiento internacional
Uno de los aspectos más interesantes del régimen uruguayo es su formulación. El artículo 12 no limita expresamente el agotamiento a productos puestos en el mercado uruguayo. Se refiere a productos "introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo".
Esto permite plantear la cuestión del agotamiento internacional.
El Acuerdo sobre los ADPIC no impone a los Estados una única solución en esta materia. Su artículo 6 establece que, a efectos del sistema de solución de diferencias, el Acuerdo no debe utilizarse para resolver la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, y la Declaración de Doha confirmó que los Estados miembros conservan libertad para establecer sus propios regímenes de agotamiento, dentro de los límites derivados de los principios de trato nacional y nación más favorecida (Organización Mundial del Comercio [OMC], 1994, art. 6; OMC, 2001).
En consecuencia, no existe una regla internacional de el AADPIC que obligue a Uruguay a adoptar agotamiento exclusivamente nacional.
La redacción del artículo 12, por tanto, resulta compatible con una lectura amplia, aunque la determinación definitiva de la extensión territorial del agotamiento corresponde a la interpretación del derecho uruguayo y de su aplicación jurisprudencial.
La cuestión no es menor, dado que en una economía regional y digitalizada, la posibilidad de importar y revender productos legítimos adquiridos en otros mercados puede convertirse en un mecanismo relevante de competencia de precios.
10 Del agotamiento físico al problema digital
La economía digital es un escenario muy distinto al que dio lugar al agotamiento tal como está recogido actualmente en las normas. El agotamiento marcario fue construido alrededor de la circulación de productos, mientras que una parte creciente del valor económico se encuentra en bienes y prestaciones digitales.
El artículo 12 de la ley n.° 17.011 habla expresamente de "productos marcados". Por ello, no resulta jurídicamente correcto trasladar automáticamente la doctrina del agotamiento físico a todo supuesto de prestación digital.
Un software descargado, una suscripción, un servicio de streaming, una licencia de uso de una plataforma o un activo digital presentan estructuras jurídicas diferentes.
La experiencia europea demuestra la complejidad del problema. En UsedSoft v. Oracle, el Tribunal de Justicia admitió, en el ámbito específico del derecho de autor sobre programas de ordenador y bajo las condiciones establecidas por la normativa europea aplicable, el agotamiento del derecho de distribución respecto de una copia de software comercializada mediante descarga, reconociendo determinadas posibilidades de reventa de licencias de uso indefinidas (Court of Justice of the European Union, 2012).
No obstante, esa decisión no puede trasladarse mecánicamente al derecho marcario. El agotamiento del derecho de distribución en materia de derecho de autor responde a una estructura normativa distinta de la del derecho de marcas.
Esta diferenciación resulta fundamental. No todo lo que puede venderse digitalmente constituye un "producto marcado" en el sentido del artículo 12 de la ley n.° 17.011.
En consecuencia, frente a bienes digitales, la discusión deberá atender a la naturaleza jurídica de la prestación, al derecho de propiedad intelectual involucrado, al contrato celebrado con el usuario y a la función concreta que cumple la marca.
11 Marketplaces digitales y agotamiento
Los marketplaces intensifican el problema porque convierten la marca en una herramienta de búsqueda y clasificación.
Cuando un consumidor introduce una marca en una plataforma, el algoritmo puede mostrar productos nuevos, usados, reacondicionados, compatibles o reconstruidos. La plataforma puede, además, destacar determinados vendedores y ocultar otros.
En ese contexto, el conflicto ya no consiste solamente en determinar si un tercero puede usar la marca. También importa determinar cómo la plataforma organiza y presenta ese uso.
La utilización de una marca para identificar un producto genuino puede encontrarse amparada por el agotamiento. Pero la presentación algorítmica puede generar cuestiones adicionales, tales como apariencia de autorización, asociación con el fabricante, clasificación como producto oficial, utilización de distintivos de autenticidad o inclusión en programas de distribución autorizada.
En estas situaciones, el análisis exclusivamente marcario puede resultar insuficiente.
La ley n.° 18.159 permite incorporar una perspectiva de mercado. Si un titular con posición dominante utiliza mecanismos marcarios, contractuales o tecnológicos para excluir sistemáticamente a los operadores de productos usados o reacondicionados, podría resultar necesario examinar la conducta desde el derecho de la competencia, especialmente cuando sus efectos consisten en cerrar mercados conexos o impedir la entrada de competidores (ley n.° 18.159, 2007, arts. 2 y 6).
El agotamiento opera así como una frontera entre el legítimo control sobre la identidad empresarial de la marca y el control excesivo sobre el mercado secundario.
12 La marca frente a la economía circular
La economía circular modifica profundamente la función económica de la marca.
En el modelo lineal, el interés principal del titular consiste en controlar la introducción inicial del producto y construir alrededor de él una determinada reputación. En el modelo circular, el mismo producto puede atravesar múltiples ciclos económicos.
Una misma unidad física puede ser, en una especie de ciclo circular: fabricada, vendida, revendida, reparada, reacondicionada, revendida, reutilizada como componente, incorporada a otro producto, nuevamente comercializada.
El derecho marcario no puede ignorar esta trayectoria.
La solución tampoco es vaciar de contenido el derecho de exclusiva. La marca sigue protegiendo frente a productos falsificados, usos que generen confusión, asociaciones empresariales inexistentes y determinadas utilizaciones que perjudiquen ilegítimamente la función distintiva o reputacional del signo.
La cuestión consiste en determinar cuál de esas funciones justifica intervenir en cada etapa.
El agotamiento recuerda que la marca no es un derecho de propiedad sobre el objeto físico en cuanto tal. Es un derecho sobre un signo y sobre determinadas funciones jurídicas y económicas asociadas a ese signo.
Por eso, la primera comercialización legítima reduce el espacio de control sobre el ejemplar concreto del producto, pero no elimina la protección del signo frente a nuevos actos que puedan afectar sus funciones.
13 Derecho uruguayo
El régimen uruguayo permite construir una solución razonablemente equilibrada a partir de la interacción de cuatro sectores normativos.
En primer lugar, la ley n.° 17.011, cuyo artículo 12 consagra la libre circulación de los productos legítimamente introducidos en el comercio y establece como límite las alteraciones, modificaciones o deterioros significativos.
En segundo lugar, la ley n.° 17.250, que introduce exigencias de información y tutela del consumidor particularmente relevantes cuando se comercializan productos usados, reparados o reacondicionados.
En tercer lugar, la ley n.° 18.159, que permite controlar eventuales estrategias de cierre de mercado cuando el ejercicio de derechos exclusivos se inserta en una situación de poder económico susceptible de afectar la competencia.
En cuarto lugar, las reglas generales del derecho contractual y de responsabilidad, que pueden adquirir relevancia en las relaciones entre fabricantes, distribuidores, plataformas, reparadores y consumidores.
Esta integración resulta preferible a una lectura aislada de la marca. En la economía circular y digital, una controversia sobre agotamiento rara vez es exclusivamente una controversia sobre signos distintivos.
14 El agotamiento como garantía de circulación económica
El agotamiento del derecho de marca expresa una idea de gran importancia económica: la exclusividad sobre el signo no puede transformarse en un poder perpetuo sobre cada operación económica posterior que recaiga sobre un producto genuino.
El artículo 12 de la ley n.° 17.011 incorpora esa idea al derecho uruguayo sosteniendo de manera principística que la libre circulación de los productos marcados legítimamente introducidos en el comercio constituye la regla, mientras que la alteración, modificación o deterioro significativo del producto, su presentación o determinados envases y embalajes introduce el límite.
La economía circular convierte esa regla en una cuestión de primer orden. La reventa, la reparación, el reacondicionamiento y la reutilización son actividades que prolongan la vida económica de los bienes y pueden favorecer tanto la competencia como el interés de los consumidores.
El verdadero desafío jurídico consiste en evitar que la marca se convierta en una barrera artificial contra esos mercados secundarios sin, al mismo tiempo, impedir al titular proteger la identidad, calidad y reputación vinculadas legítimamente con su signo.
En los marketplaces y entornos digitales, el desafío es todavía mayor. El poder de la marca puede combinarse con algoritmos de clasificación, sistemas de reputación, contratos de distribución y mecanismos tecnológicos de acceso al mercado. De manera que hoy el problema es quién puede acceder al mercado secundario y bajo qué condiciones.
De allí que el agotamiento deba ser entendido no como una excepción marginal al derecho de marca, sino como uno de los mecanismos que determinan la frontera entre exclusividad y circulación, propiedad intelectual y competencia, control de la marca y libertad de mercado.
En la economía circular, esa frontera adquiere una nueva dimensión: el agotamiento no solamente protege al revendedor; protege la posibilidad de que el producto tenga una segunda, tercera o cuarta vida económica sin que el derecho de marca se transforme en un mecanismo de control permanente sobre su destino.
Referencias
Court of Justice of the European Union. (1999, 23 de febrero). Bayerische Motorenwerke AG and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, Case C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82.
Court of Justice of the European Union. (2012, 3 de julio). UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., Case C-128/11, ECLI:EU:C:2012:407.
Organización Mundial del Comercio. (1994). Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), art. 6.
Organización Mundial del Comercio. (2001). Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, WT/MIN(01)/DEC/2.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE]. Sentencia BMW/Deenik, asunto C-63/97
https://infocuria.curia.europa.eu
Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE]. Sentencia UsedSoft/Oracle, asunto C-128/11
https://infocuria.curia.europa.eu
Uruguay. (1998). Ley n.° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, Ley de Marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas. IMPO
Uruguay. (2000). Ley n.° 17.250 de 11 de agosto de 2000, Ley de Relaciones de Consumo. IMPO
Uruguay. (2007). Ley n.° 18.159 de 20 de julio de 2007 sobre defensa de la competencia. IMPO
Fotografía Sintra, Portugal. Beatriz Bugallo, 2016.
