Tratándose de marcas
Nos referimos a la situación, tan frecuente, en la cual una persona tiene una marca registrada en el Uruguay y, probablemente gracias a Internet, encuentra que en otro país del mundo también existe la misma marca.
Depende cómo sean ambas marcas en cuanto a su difusión en el mercado... hay distintas posibilidades para enumerar.
Supongamos que la marca uruguaya es la marca “M1” y la marca extranjera es la marca “M2”. Pero siempre partiendo de que en realidad la marca se define como “M”, el aditamento del número que puse es para aclarar el ejemplo.
Si ambas marcas, M1 y M2 son marcas comunes (no notorias), existirán independientemente una de otra, cada una en su país de registro, sin que tengan conflicto, cada una en su país. O en el país donde llegue primero una de ellas.
Es decir: si la marca M1 está registrada en Uruguay, y la marca M2 está registrada en – pongamos – España, cada cual en cada país trabajará por su cuenta.
Eso sí: en otros países que no sean estos dos, tendrá derechos quien registre primero.
Puede resultar un inconveniente en el caso que proyecten actividad en negocios internacionales... a una de ellas le convendrá cambiar.
¿Qué sucede cuando una de ellas es marca notoria?
Pongamos un ejemplo.
Marca M1, uruguaya, es una marca común (no notoria) y la marca M2 es una marca notoria.
Ahí depende de las fechas.
Si la marca M1 se registró en Uruguay antes de que la marca M2 fuera marca notoria, entonces en el Uruguay la M2 no puede anular a la M1. Es decir, M1 puede seguir tranquilamente existiendo en Uruguay. Claro que en este caso, M1 no puede negociar sus productos o servicios en el exterior... ahí siempre será M2 la que tenga derechos.
Si la marca M1 se registró en Uruguay tiempo después de que la marca M2 fuera marca notoria, entonces M2 puede anular el registro de la marca M1 incluso en el Uruguay.
Si la marca notoria extranjera (M2 en este caso) fue registrada en Uruguay de mala fe (por ejemplo si puede probarse que quien registró no podía ignorar su existencia por el tipo de actividad económica o profesional que realiza...), no habrá plazo límite para pedir su anulación.
Si el registro no fuera de mala fe, entonces en quince años culmina el plazo para solitiar la anulación de la marca M1 (según nuestro ejemplo). De todas maneras, convengamos que con la penetración que tiene Internet, es difícil pensar que pueda haber buena fe, dedicándose ambos empresarios al mismo giro...
Para realizar negocios internacionales, vale la pena que se distingan.
En caso contrario... siempre existen marcas iguales en unos y otros países sin que se afecten en realidad.
Tratándose de nombre comercial
En ese caso tenemos que fijarnos directamente en lo que establece el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, en su texto actual. Establece lo siguiente:
“Artículo 8 [Nombres comerciales] El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. ”
De manera que, para el caso de coincidencia de un país a otro, si se opone nombre comercial a nombre comercial, siguiendo la lógica de la adquisición del derecho habrá que ver la fecha de comienzo de uso de los nombre comerciales que se estén enfrentando. Me refiero a comienzo de uso en el país que se trate. El primero, será el que tenga mejor derecho.
También este criterio corresponderá para el caso de conflicto entre nombre comercial y marca, dependiendo también de lo que diga la correspondiente Ley de marcas del país donde se quiera hacer valer el derecho al nombre comercial.
De todas maneras, no se presentan con frecuencia este tipo de conflictos en torno al nombre comercial... Se usa nombre comercial con un ámbito de actuación más local. Rara vez se plantea el tema ultrafronterizo.
