La
doctrina denomina marcas no tradicionales a aquellas integradas por
signos que pueden no tener registro gráfico y que van más alla de
la clasificación recogida desde los inicios históricos del registro
marcario, es decir: denominativas, emblemáticas, mixtas.
La
expresión “no tradicional” es relativa, porque a medida que el
tiempo pasa y se generaliza el registro de algunos signos por razones
de evolución tecnológica o del mercado, algunas marcas
originariamente no tradicionales dejan de serlo. Me refiero
concretamente al caso de las marcas tridimensionales. A mediados del
siglo veinte eran novedosas, se las entendían como no tradicionales.
Luego de la Lanham Act, ley norteamericana de marcas del año 1944,
que las consagró normativamente, y prácticamente hasta la década
de los sesenta del mismo siglo, podían verse como algo innovador.
Luego,
la lógica del intercambio comercial y las posibilidades de uso de
signos para evocación de productos o servicios en el mercado, llevó
a que las marcas tridimensionales se entendieran como algo normal. A
partir de los años noventa rara era la opinión doctrinario que
todavía las entendía no tradicionales.
Aparecen
las marcas sonoras también, pero ya con una tecnología de registro
de audio muy generalizada que no implicó casi debate sobre su
posibilidad de registro.
Desde
fines del siglo XX el camino de las marcas no tradicionales se
profundizó. Sumado ello a las posibilidades tecnológicas
generalizadas y a la tecnología de ventas y colocación de productos
o servicios que busca incesantemente la innovación competitiva.
De
manera que han surgido y surgen a cada momento toda una serie de
llamadas MNT – Marcas No Tradicionales interesantes.
Por
supuesto que ello se traduce en un desafío para las oficinas de
registro de marcas del mundo entero. El punto es cómo registrar de
manera fehaciente, que permita que se mantenga indeleble y que
permita comparar adecuadamente con otros signos, marcas olfativas,
por ejemplo, entre tantas otras.
El
tema conceptual de admitirlas como marca no ha sido problema desde la
reforma introducida en el derecho marcario en el Uruguay por la Ley
Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998. El concepto de marca del
artículo 1º se consagró liberado de la necesidad de registro
gráfico, algo que recién más tarde se generalizó en el derecho
europeo. Constituyó en su momento uno de los rasgos de modernización
más interesantes de la reforma. El texto citado destaca como marca
"todo signo con aptitud para distinguir los productos o
servicios de una persona física o jurídica de los de otra". De
manera que, a partir de ahí, puerta abierta en la Ley a la evolución
de la práctica. La única pauta determinante es un registro
tecnológicamente adecuado para cumplir con las funciones.
El
decreto reglamentario Nº 34/999 de 3 de febrero de 1999 con sus
modificaciones y complementos y para las marcas sonoras el decreto
reglamentario Nº 146/001 de 3 de mayo de 2001, reglamentan aspectos
del registro, entre otros.
En
este marco el 11 de diciembre de 2023 la Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial aprueba la Resolución Nº 18/2023 para regular
“las formalidades de presentación que no estuvieren reguladas en
normas de superior jerarquía”, entendiendo que “se
hace necesario establecer prescripciones en cuanto a la presentación
de esos subtipos marcarios, que permitan su correcta identificación
registral, a efectos de dar certeza a los usuarios y a terceros”,
Considerandos II y III respectivamente de la Resolución.
Es
decir: en el Uruguay la ley admite el registro de todo tipo de
marcas, particularmente las llamadas marcas no tradicionales y no
surgiendo todos los aspectos formales de adecuación de los decretos
existentes, hay un margen en el cual perfectamente la DNPI puede
actuar mediante Resolución para definir cómo debe ser el registro
de los “subtipos” marcarios innovadores.
De
esta manera, la Administración uruguaya sigue la tendencia mundial
de primera fila, al admitir certeramente el registro de tales signos
como marcas, particularmente desde el registro de marcas que se
recibe vía internet que hoy es norma en nuestro país.
La
resolución se posiciona con una serie de definiciones. No siempre
está bueno para las normas tomar definiciones, pero de todas maneras
se trata de un texto normativo que es una Resolución de Dirección
Nacional (desde el punto de vista administrativo), no implica ningún
tipo de interpretación legal ni consagración conceptual formal. Y,
mientras, tiene el mérito de poner orden en cómo admitir el
registro de signos que pueden ser polémicos para ser registrados.
Creo que en general el beneficio supera cuestionamientos formales.
Se
introducen los siguientes conceptos sobre marcas:
a)
marca de posición, “la caracterizada por la ubicación particular
que ocupa el signo en un producto determinado”, artículo 1º de la
Resolución;
b)
marca de patrón, “aquella que se compone de un conjunto de
elementos que se repiten secuencialmente”, artículo 2º de la
Resolución;
c)
marca de movimiento, “aquella que expresa un movimiento o exhibe un
cambio de posición de los elementos constitutivos del signo”,
artículo 3º de la Resolución;
d)
marca multimedia, “aquella que se compone de combinaciones de
imagen y sonido, o los incluye”, artículo 4º de la Resolución.
A
continuación la Resolución enmarca estas MNT o subtipos marcarios,
como dice, en “los numerales 1.5 y 1.6 del artículo 99 de la Ley
17.011 en la redacción dada por la Ley 20.212”, artículo 5º de
la Resolución. Es el artículo referido a las tasas que deben
pagarse para el registro.
Finalmente,
la Resolución explica para cada uno de los “subtipos”
mencionados, cómo serán los aspectos que le compete para el
registro.
Transcribimos
el numeral correspondiente para cada caso, agregando negrita para
destacar algunos puntos a efectos del presente POST.
Marca
de posición, numeral 6º:
“60
) A los efectos de la presentación de una marca de posición
al momento de adjuntar la representación gráfica del signo, deberá
indicarse la silueta externa en forma de línea punteada y el
elemento a proteger mediante líneas sólidas.
En
la "Información Adicional", campo "Observaciones"
deberá hacerse mención de que se trata de una marca de posición.
Al
momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que
se trata de la solicitud de una marca de posición y se dejará
constancia de ello en el campo "Notas" del sistema.”
Marca
de patrón, numeral 7º:
“70)
A los efectos de la presentación de una marca de patrón, al momento
de adjuntar la representación gráfica, podrá presentarse un
ejemplo del patrón en abstracto, esto es, acompañando un recuadro
con la aplicación del patrón o, a criterio del solicitante,
aplicado sobre una superficie específica. En este último caso, la
superficie de aplicación deberá ser señalada con líneas punteadas
y el patrón en líneas sólidas.
En
la "Información Adicional", campo "Observaciones"
deberá hacerse mención de que se trata de una marca de patrón.
Al
momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que
se trata de la solicitud de una marca de patrón y se dejará
constancia de ello en el campo "Notas" del sistema.”
Marca
de movimiento, numeral 8º:
“80
) A los efectos de la presentación de una marca de movimiento,
al momento de adjuntar la representación gráfica del movimiento
deberá presentarse una secuencia de, como mínimo dos cuadros, que
expresen el movimiento característico del signo.
En
la "Información Adicional", campo "Observaciones"
deberá hacerse mención de que se trata de una marca de movimiento.
Luego
de la presentación de la solicitud el solicitante deberá acompañar
un archivo de video del movimiento de la marca en cuestión, lo que
deberá coordinarse a través de la casilla soporteDNPl@miem.gub.uy.
Los
videos que se pretendan presentar deberán presentarse en formato MP4
y con una extensión de no más de treinta segundos.
Ese
video será incorporado al "Repositorio de Marcas multimedia y
de Movimiento" a crearse en la web de la DNPI, para su descarga
y consulta por los interesados.
Al
momento de la publicación se incluirá en el Boletín la secuencia
referida en el inciso 1 0 del presente numeral.
Al
momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que
se trata de la solicitud de una marca de movimiento y se dejará
constancia de ello en el campo "Notas" del IPAS.”
Marca
multimedia, numeral 9º:
“90)
A los efectos de la presentación de una marca multimedia deberá
acompañarse una representación gráfica de, como mínimo dos
cuadros, representativos del signo.
En
la "Información Adicional", campo "Observaciones"
deberá hacerse mención de que se trata de una marca multimedia.
Luego
de la presentación de la solicitud el solicitante deberá acompañar
un archivo conteniendo la marca en cuestión, lo que deberá
coordinarse a través de la casilla soporteDNPl@miem.qub.uy.
Los
videos que se pretendan presentar deberán presentarse en formato MP4
y con una extensión de no más de treinta segundos.
Ese
video será incorporado al "Repositorio de Marcas multimedia y
de Movimiento" a crearse en la web de la DNPI, para su descarga
y consulta por los interesados.
Al
momento de la publicación se incluirá en el Boletín la secuencia
referida en el inciso 1 0 del presente numeral.
Al
momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que
se trata de la solicitud de una marca multimedia y se dejará
constancia de ello en el campo "Notas" del IPAS.”
La
fecha de vigencia, meses luego de la fecha de aprobación, para el 1
de marzo de 2024, le está dando un buen margen para que funcionarios
y operadores privados se familiaricen con la innovación.
LINK a la Resolución comentada:
https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mineria/files/2023-12/RESOLUCION%2018%202023.pdf
Imagen
del post: William
Heath, March
of Intellect,
1829
https://publicdomainreview.org/collection/march-of-the-intellect/
“What
did the future look like in 1820s Britain? Poking fun at liberal
ambitions for education reform, the rapid pace of industrialization,
and a fashionable interest in applied knowledge, William
Heath’s March
of Intellect series
offered a satirical vision of the wonders and potential cost of
progress. (...) ”
Transcribimos
íntegramente la resolución, también.
“Montevideo,
1 1 de diciembre de 2023
RESOLUCIÓN
N O 18/2023
VISTO:
Los nuevos subtipos marcarios que han comenzado a surgir merced al
avance de la tecnología y la evolución natural de la materia desde
la sanción de la Ley 17.011 de 25 de setiembre de 1998.
RESULTANDO:
l) Que el artículo 1 0 de lá referida ley establece una
definición de marca con alcance amplio, expresando que se entenderá
por tal, "todo signo con aptitud para distinguir los productos o
servicios de una persona física o jurídica de los de otra".
CONSIDERANDO:
l) Que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial es el
organismo competente en las materias reguladas por la mencionada Ley.
ll)
Que la mencionada competencia alcanza a la regulación de
las
formalidades de presentación que no estuvieren reguladas en normas
de superior jerarquía.
III)
Que se hace necesario establecer prescripciones en cuanto a la
presentación de esos subtipos marcarios, que permitan su correcta
identificación registral, a efectos de dar certeza a los usuarios y
a terceros.
ATENTO:
a lo precedentemente expuesto.
LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
1
0) Se entiende por marca de posición la caracterizada por
la ubicación particular que ocupa el signo en un producto
determinado.
20)
Se entiende por marca de patrón aquella que se compone de un
conjunto de elementos que se repiten secuencialmente.
30)
Se entiende por marca de movimiento aquella que expresa un movimiento
o exhibe un cambio de posición de los elementos constitutivos del
signo.
40)
Se entiende por marca multimedia aquella que se compone de
combinaciones de imagen y sonido, o los incluye.
50)
Aplican a los subtipos marcarios objeto de la presente resolución
los numerales 1.5 y 1.6 del artículo 99 de la Ley 17.011 en la
redacción dada por la Ley 20.212.
60
) A los efectos de la presentación de una marca de posición
al momento de adjuntar la representación gráfica del signo, deberá
indicarse la silueta externa en forma de línea punteada y el
elemento a proteger mediante líneas sólidas.
En
la "Información Adicional", campo "Observaciones"
deberá hacerse mención de que se trata de una marca de posición.
Al
momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que
se trata de la solicitud de una marca de posición y se dejará
constancia de ello en el campo "Notas" del sistema.
70)
A los efectos de la presentación de una marca de patrón, al momento
de adjuntar la representación gráfica, podrá presentarse un
ejemplo del patrón en abstracto, esto es, acompañando un recuadro
con la aplicación del patrón o, a criterio del solicitante,
aplicado sobre una superficie específica. En este último caso, la
superficie de aplicación deberá ser señalada con líneas punteadas
y el patrón en líneas sólidas.
En
la "Información Adicional", campo "Observaciones"
deberá hacerse mención de que se trata de una marca de patrón.
Al
momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que
se trata de la solicitud de una marca de patrón y se dejará
constancia de ello en el campo "Notas" del sistema.
80
) A los efectos de la presentación de una marca de movimiento,
al momento de adjuntar la representación gráfica del movimiento
deberá presentarse una secuencia de, como mínimo dos cuadros, que
expresen el movimiento característico del signo.
En
la "Información Adicional", campo "Observaciones"
deberá hacerse mención de que se trata de una marca de movimiento.
Luego
de la presentación de la solicitud el solicitante deberá acompañar
un archivo de video del movimiento de la marca en cuestión, lo que
deberá coordinarse a través de la casilla soporteDNPl@miem.gub.uy.
Los
videos que se pretendan presentar deberán presentarse en formato MP4
y con una extensión de no más de treinta segundos.
Ese
video será incorporado al "Repositorio de Marcas multimedia y
de Movimiento" a crearse en la web de la DNPI, para su descarga
y consulta por los interesados.
Al
momento de la publicación se incluirá en el Boletín la secuencia
referida en el inciso 1 0 del presente numeral.
Al
momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que
se trata de la solicitud de una marca de movimiento y se dejará
constancia de ello en el campo "Notas" del IPAS.
90)
A los efectos de la presentación de una marca multimedia deberá
acompañarse una representación gráfica de, como mínimo dos
cuadros, representativos del signo.
En
la "Información Adicional", campo "Observaciones"
deberá hacerse mención de que se trata de una marca multimedia.
Luego
de la presentación de la solicitud el solicitante deberá acompañar
un archivo conteniendo la marca en cuestión, lo que deberá
coordinarse a través de la casilla soporteDNPl@miem.qub.uy.
Los
videos que se pretendan presentar deberán presentarse en formato MP4
y con una extensión de no más de treinta segundos.
Ese
video será incorporado al "Repositorio de Marcas multimedia y
de Movimiento" a crearse en la web de la DNPI, para su descarga
y consulta por los interesados.
Al
momento de la publicación se incluirá en el Boletín la secuencia
referida en el inciso 1 0 del presente numeral.
Al
momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que
se trata de la solicitud de una marca multimedia y se dejará
constancia de ello en el campo "Notas" del IPAS.
100)
La presente Resolución entrará en vigencia el día 1 de marzo de
2024.
11
0) Comuníquese, publíquese y fecho, archívese.”
