Dos circunstancias fundamentales determinan la repercusión de la sentencia: a. que modifica un pronunciamiento anterior, del Federal Circuit, dejando claros los precedentes al respecto; b. que se trata de tema relevante para el mercado, dada la dinámica de comercialización de los cartuchos como productos que circulan con patentes vigentes.
Los hechos
La litis surge en torno al tóner utilizado por impresoras láser. La empresa Lexmark se dedica al diseño, fabricación y venta de cartuchos de tóner para consumidores en los Estados Unidos y en todo el mundo. Es titular de varias patentes de invención relativas a los componentes de tales cartuchos y a cómo son utilizados. Los cartuchos de tóner vacíos, sin tóner, materialmente se pueden rellenar y reutilizar. Materialmente, esta actividad puede ser cumplida por cualquier otra persona, no necesariamente por la titular de las patentes Lexmark. Precisamente, de hecho, ocurre tanto en USA como en cualquier país del mundo, que hay empresas organizadas que recargan cartuchos o que, incluso, adquieren cartuchos usados para recargar y vener nuevamente. Esta actividad se realiza, habitualmente a precios muy bajos o, al menos, mucho menores que los que la propia Lexmark fija como precio del cartucho que originalmente coloca en el mercado.
Ante esta situación Lexmark toma iniciativas comerciales en su beneficio. Una de ellas es la oferta de comprar un cartucho de toner con un 20% de descuento, en una oferta llamada “Programa de devolución”, firmando un contrato según el cual acepta usarlo sólo una vez, obligándose a no usarlo para rellenado y a no venderlo. A dichos cartuchos Lexmark les instala un chip que impide la reutilización.
Como era de esperarse, al tiempo de esta opción comercial, los revendedores de cartuchos lograron superar el mecanismo tecnológico impeditivo de reutilización instalado por Lexmark. De modo que Lexmark inicia juicio contra quienes realizan esta acción de elusión de la protección, con intenciones de seguir vendiendo cartuchos recargados, reutilizados de la marca.
El pronunciamiento de la USSC, Caso 581
Para la USSC quedó constatado que se agotaron los derechos de patente de invención del titular Lexmark en la primera venta, es decir, en su entrada al mercado interno norteamericano. Este agotamiento tiene lugar también por más que exista pacto restrictivo a un uso u obligación de no revender, entre Lexmark y sus clientes. Esta última restricción, como todo alcance contractual, solo existe entre las partes firmantes. Si no fuera así "extender los derechos de patente más allá de la primera venta obstruiría los canales de comercio”. Para el Juez Roberts es una situación similar a la de los talleres de reparación de automóviles. Los mecánicos tranquilamente pueden reparar los coches que les traen. Se pueden adquirir y revender automóviles reparados. No hay inhibición contractual que alcance a los mecánicos, que no firmaron, por lo tanto no consintieron, ninguna limitación a sus derechos. Esta posición fue secundada por otros siete magistrados de la Suprema Corte que formaron una mayoría contundente.
Agregó la sentencia de la USSC que el agotamiento de los derechos de la patente en la primera venta se produce tanto en el ámbito interno como en el internacional.
En su presentación ante el Circuito Federal, Lexmark sostuvo – posición que también fue seguida en definitiva por este Tribunal - que la venta en el extranjero no da lugar al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual de la patente a menos que el titular de la patente los transfiera en forma expresa o implícita.
No obstante, la USSC entendió que no hay mérito a un tratamiento diverso en uno y otro caso. De esta manera dejó clara en este contexto particular la posición sobre el agotamiento, diversa de aquella sostenida en una sentencia del año 2013 en autos Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519 (2013)..En dicha oportunidad se trató de la doctrina del agotamiento en el common law, sin que estuviera limitada su extensión geográfica, en materia de Derecho de Autor. El alcance del agotamiento en la sentencia del 2013 se circunscribía al territorio interno, claro que tratándose de derechos de autor que por su principio de informalismo operan de manera diversa de manera transfronteriza.
En el caso 581 que nos ocupa, dejó constancia de su disidencia el Juez Ginsburg, de igual manera que había disentido en el 2013 en el caso Kirtsaeng. Entendíó el magistrado siendo el derecho de patentes territorial, la venta de un artículo patentado en el extranjero es "independiente del sistema de patentes estadounidense”, no tiene sentido pronunciarse sobre el posible agotamiento o no desde la perspectiva norteamericana. Sería un análisis que solamente corresponde pronunciar desde la óptica del derecho aplicable en cada territorio en que se plantee el tema.
MI OPINIÓN: Comparto las afirmaciones de la USSC en cuanto a la pretensión de hacer valer derechos de patente una vez que se encuentra en el mercado un producto. El contrato firmado con clientes no alcanza de manera alguna a operadores empresariales de reventa y recarga de cartuchos de tóner. Por otra parte, en cuanto a la afirmación del agotamiento internacional, tiene razón el Juez disidente a mi entender...
LINK con el texto completo de la sentencia que hemos comentado:
https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1189_ebfj.pdf
“Return Program” de Lexmark
https://www.lexmark.com/en_us/products/supplies-and-accessories/lexmark-return-cartridges.html
Otros LINKs sobre el tema:
https://en.wikipedia.org/wiki/Impression_Prods.,_Inc._v._Lexmark_Int%27l,_Inc.
http://www.ipwatchdog.com/2017/05/30/patent-exhaustion-supreme-court-industry-reaction-impression-products-v-lexmark/id=83822/
http://www.ipwatchdog.com/2017/05/30/supreme-court-lexmark-sales-exhausted-patent-rights/id=83824/
https://patentlyo.com/patent/2017/05/impression-exhausted-domestic.html
https://www.nytimes.com/2017/05/30/business/supreme-court-patent-rights-lexmark.html?_r=0
No hay comentarios:
Publicar un comentario