1 Introducción
La
noción de marca
notoria pertenece a
una etapa del derecho de marcas en la que el conocimiento del signo
podía ser razonablemente pensado en términos de exposición
pública, mercado, territorio y reconocimiento por parte de
determinados sectores de consumidores. La marca se volvía notoria
porque había sido utilizada durante un lapso relevante, había
recibido inversión publicitaria, había alcanzado una determinada
penetración comercial y, en definitiva, había adquirido un grado
excepcional de reconocimiento.
No
deja hoy de ser válido este planteo. Sin embargo, la economía
digital introduce una transformación en este punto, porque la
notoriedad ya no depende exclusivamente de cuánto ve el público una
marca, sino también de cuánto la conocen, procesan, clasifican,
recomiendan y reproducen los sistemas algorítmicos que median entre
la marca y el público.
Una marca puede
aparecer simultáneamente en múltiples mercados, ser promocionada de
manera personalizada a millones de individuos. Puede ser objeto de
búsquedas permanentes, integrar bases de datos de plataformas,
aparecer en respuestas generadas por inteligencia artificial, ser
recomendada por sistemas predictivos y mantener una presencia
prácticamente continua sin que exista una exposición homogénea
ante un “público” concebido en los términos antes
tradicionales.
Evidentemente
los significados de llegar a todos, del alcance de la notoriedad
presentan cambios. Las dudas están en si las
categorías clásicas de notoriedad son suficientemente flexibles
para capturar esta nueva forma de reconocimiento. Las marcas noy son
prácticamente
ubicuas para los algoritmos, pero no necesariamente conocidas por el
público en general, por lo que hay que analizar si estamos ante una
nueva modalidad de notoriedad.
La
respuesta depende de varios factores. La
ubicuidad algorítmica no sustituye la notoriedad marcaria, pero
puede convertirse en uno de sus nuevos indicadores, en fuente de
prueba e, incluso, en un factor capaz de transformar cualitativamente
el modo en que se construye la reputación del signo.
2 Concepto clásico
de la notoriedad
Nuevamente
comenzamos por el concepto general de marca. En Uruguay, el artículo
1 de la Ley N.º
17.011 define la
marca como todo signo con aptitud para distinguir los productos o
servicios de una persona física o jurídica de los de otra. La
función distintiva constituye, por tanto, el fundamento estructural
del sistema.
La notoriedad
representa una situación cualificada respecto de esa función
distintiva. No cualquier marca conocida es necesariamente una marca
notoria, ni la notoriedad constituye simplemente una versión
cuantitativamente superior de la utilización ordinaria del signo.
En el
Derecho uruguayo, la categoría aparece expresamente en la Ley N.º
17.011 de 25 de setiembre de 1998. El artículo 5, numeral 6.º,
establece como causal de nulidad relativa la reproducción, imitación
o traducción total o parcial de una marca
notoriamente conocida
o de un nombre comercial. El sistema, por tanto, reconoce que existen
signos cuyo poder distintivo trasciende el ámbito ordinario de
protección y que merecen una tutela especial.
Por
su parte, el artículo 27 de la ley de marcas dispone que la acción
de anulación basada en las causales del artículo 5 caduca, en
principio, a los quince años desde la concesión del registro, salvo
cuando se trate de una marca notoria registrada de mala fe,
supuesto en el cual la acción puede deducirse en cualquier tiempo.
El artículo 25 contempla específicamente las acciones de anulación
basadas en los numerales 6.º y 7.º del artículo 5 y exige que,
cuando corresponda, el propietario de la marca solicite su registro
en Uruguay dentro del plazo establecido. El artículo 33 establece
que en estas acciones es preceptiva la agregación de prueba y admite
cualquier medio idóneo que demuestre razonablemente la notoriedad,
conforme a las reglas de la sana crítica. Incluso permite eximir de
la prueba de notoriedad cuando se acredita que el solicitante o
titular conocía la marca al momento de solicitar u obtener el
registro.
La notoriedad no
es exclusivamente territorial. La notoriedad marcaria ya nació como
una excepción a la estricta territorialidad y especialidad del
derecho de marcas.
El
artículo 6 bis del Convenio
de París exige a
los Estados de la Unión rechazar, cancelar o prohibir el uso de
determinadas marcas que constituyan reproducción, imitación o
traducción susceptible de generar confusión respecto de una marca
que la autoridad competente considere notoriamente conocida en el
país correspondiente.
El
Acuerdo sobre los
ADPIC/TRIPS, en su
artículo 16.2, profundizó esta protección y estableció que, para
determinar si una marca es notoriamente conocida, debe considerarse
el conocimiento de la marca en el sector pertinente del público,
incluyendo el conocimiento adquirido como consecuencia de la
promoción de la marca. El artículo 16.3 extiende determinadas
consecuencias protectoras a bienes o servicios no similares cuando el
uso del signo indique una conexión con el titular y pueda perjudicar
sus intereses.
Por
lo tanto, la notoriedad nunca fue simplemente equivalente a
“conocimiento universal”. Su construcción internacional se
asentó sobre conceptos como sector
pertinente del público, conocimiento, promoción, extensión
geográfica, utilización, reputación y riesgo de perjuicio.
3 Público
pertinente y público fragmentado
Uno de los cambios
más profundos provocados por la digitalización es la fragmentación
del público, en este tema como en otros más. Este punto cambia
muchas cosas, porque la valoraicón de la notoriedad – como veremos
en este post – termina siendo algo para valorar (y por lo tanto
probar) desde el público, desde el consumidor.
El
modelo clásico permitía imaginar un público
pertinente
relativamente identificable: consumidores actuales o potenciales,
distribuidores, empresarios del sector. La Recomendación Conjunta de
la OMPI sobre marcas notoriamente conocidas considera relevantes,
entre otros, los consumidores actuales y potenciales, las personas
integrantes de los canales de distribución y los círculos
empresariales vinculados con los productos o servicios (OMPI, 2000).
Sin embargo, el
consumidor digital no integra necesariamente un público homogéneo.
Dos personas situadas en la misma ciudad pueden recibir resultados
radicalmente diferentes frente a la misma búsqueda. Un consumidor
puede encontrarse expuesto intensivamente a una marca porque el
algoritmo conoce sus intereses, mientras otro puede no verla
prácticamente nunca. Una marca puede ser extremadamente reconocible
dentro de un microsegmento de consumidores y casi desconocida fuera
de él.
Esto
obliga a revisar una premisa implícita en determinadas concepciones
tradicionales de notoriedad: el
conocimiento de la marca no necesariamente tiene que manifestarse
como exposición uniforme.
En el entorno digital puede existir una notoriedad altamente
concentrada y, al mismo tiempo, extraordinariamente intensa.
Las categorías
tradicionales de notoriedad conceden relevancia a la publicidad y
promoción. La Recomendación Conjunta de la OMPI incluye
expresamente la duración, extensión y alcance geográfico de la
promoción de la marca entre los factores pertinentes.
La publicidad
digital no elimina este criterio, sino que lo transforma. Mientras
que la campaña publicitaria tradicional podía medirse mediante
tirada, audiencia, inversión, presencia geográfica, frecuencia de
emisión o participación de mercado, actualmente en el ecosistema
digital aparecen métricas diferentes, como lo son las impresiones,
alcance efectivo, frecuencia individual, tasa de interacción,
búsquedas, conversiones, visualizaciones, recomendaciones y
exposición personalizada.
Por
otra parte, una impresión digital no es necesariamente equivalente a
una impresión publicitaria tradicional. Un
algoritmo puede seleccionar precisamente al consumidor que tiene
mayor probabilidad de comprar, recordar o interactuar con la marca.
La publicidad deja entonces de ser solamente difusión y pasa a
convertirse en selección
predictiva de destinatarios.
La marca puede ser
menos visible para la población en general y, sin embargo, muchísimo
más presente en la experiencia individual de determinados
consumidores.
Hay pues, una
dimensión de notoriedad para cuya composición no se requiere
necesariamente de difusión masiva.
4 La ubicuidad
algorítmica
Una marca posee
ubicuidad algorítmica cuando su presencia se encuentra incorporada
de manera persistente en los sistemas digitales que organizan la
información, el comercio, la búsqueda, la recomendación y la
interacción con los usuarios.
No
significa simplemente que la marca tenga muchas apariciones en
Internet, sino que el signo se
encuentra estructuralmente incorporado a los mecanismos mediante los
cuales los usuarios encuentran productos, comparan alternativas,
reciben recomendaciones y toman decisiones.
Mientras
en el modelo tradicional, la marca llegaba al consumidor, en el
modelo digital, muchas veces el
algoritmo filtra y decide qué marcas llegan al consumidor.
Los sistemas de inteligencia artificial pueden actuar como filtros
entre el consumidor, el producto y la marca, realizando
recomendaciones sobre la base de decisiones anteriores y modificando
la forma en que el consumidor percibe el mercado (OMPI, 2020). Podría
decirse que la notoriedad comienza a tener una dimensión “mediada”,
dado que el
consumidor no conoce necesariamente la totalidad del universo
marcario, sino aquello que los sistemas de intermediación digital le
muestran, recomiendan o priorizan.
En
torno a la ubicuidad algorítmica se plantea si produce un aumento
del poder de exclusión. Es que la expansión de la presencia digital
puede aumentar considerablemente su capacidad de impedir usos
posteriores. Sin embargo, si la notoriedad se interpreta de manera
excesivamente expansiva, puede producirse un fenómeno de
sobreprotección
marcaria, por lo que la
marca podría comenzar a apropiarse jurídicamente de un espacio
semántico excesivamente amplio. Esto es potencialmente peligroso en
Internet, donde los signos se utilizan en contextos muy diversos:
comentarios, comparaciones, críticas, noticias, publicidad
comparativa, referencias descriptivas, hashtags, contenidos generados
por usuarios, metadatos, búsquedas y sistemas de recomendación.
Sobre
la notoriedad se ha dicho que, en general se trata de ampliar el
perímetro de protección, pero es inadmisible que se eliminen dichos
límites.
5 Notoriedad de
una marca y prueba para el algoritmo
Criterio general
Un
algoritmo no “conoce” una marca en el sentido jurídico en que la
conoce una persona. Puede almacenar datos, identificar patrones,
asociar términos, predecir preferencias y seleccionar resultados,
pero ello no constituye por sí mismo conocimiento jurídico del
signo. Por lo tanto, es incorrecto sostener que la notoriedad puede
ser reemplazada por una suerte de notoriedad
computacional.5En
este escenario la actividad algorítmica puede constituir una
evidencia indirecta de algo jurídicamente relevante, que es el
grado de presencia, reconocimiento, asociación y valor económico de
la marca dentro de los ecosistemas digitales.
La ubicuidad algorítmica no debería ser un criterio autónomo que
transforme automáticamente una marca en notoria, sino más bien un
elemento probatorio adicional dentro de una apreciación global.
Esta solución se
encuentra en línea con la lógica de la Recomendación Conjunta de
la OMPI: los factores allí enumerados son orientativos, no
condiciones acumulativas necesarias, y la autoridad competente debe
considerar todas las circunstancias relevantes del caso (OMPI, 2000).
Prueba en el
entorno digital
El artículo 33 de
la Ley N.º 17.011 admite cualquier medio idóneo para demostrar
razonablemente la notoriedad, sometido a las reglas de la sana
crítica. En el entorno digital, ello puede referirse a aspectos
tales como volumen y evolución de búsquedas del signo, distribución
geográfica de las búsquedas, asociación espontánea entre la marca
y determinados productos o servicios, presencia en sistemas de
recomendación, frecuencia de aparición en resultados relevantes,
menciones en redes sociales, presencia en marketplaces, datos de
tráfico y conversión, entre otra serie de cifras informativas de la
nueva forma de difusión online.
Los tan diversos
como variados datos de los que hoy se puede disponer, por sí mismos
no prueban notoriedad, pueden deberse a distintas circunstancias de
los procesos de comunicación. Sin embargom, esta denominada métrica
digital merece una interpretación, muchas veces de corte
profesional, porque informan directamente sobre la presencia de los
signos en plataformas y circulación digital general.
Prueba estática y
prueba dinámica
La
prueba tradicional de notoriedad podría considerarse una fotografía,
de una marca en cierto tiempo y lugar, consistiendo en encuestas,
ventas, publicidad, registros, inversiones, estudios de mercado.
Trasladando la idea de visualización se dice que el entorno digital
permite construir una
película.
La información
puede demostrar la evolución temporal del reconocimiento del signo,
las variaciones geográficas, la intensidad de determinadas campañas,
la reacción de los consumidores y la persistencia de la asociación
entre marca y producto.
La
notoriedad ya no es un estado, sino una evolución o proceso
de reconocimiento, lo que es muy importante para el caso de marcas
nuevas. Una startup digital puede alcanzar en pocos meses una
presencia internacional extraordinariamente intensa sin haber
recorrido las décadas de exposición que caracterizaban a las marcas
tradicionalmente célebres. No por ello se ha de considerar la marca
como notoria, necesariamente, ni sería razonable descartar su
eventual notoriedad simplemente porque su historia temporal sea
corta. Los criterios de notoriedad son flexibles y que no existe una
exigencia de satisfacer acumulativamente todos los factores
tradicionales (OMPI).
Número de países
y notoriedad
La
digitalización cambió la valoración del tema geográfico en la
notoriedad de la marca. Ya o es decisivo el criterio cuantitativo
relacionado con el número de países en los que una marca se
encuentra registrada. Una marca no es notoria por estar registrada en
muchos países, ni deja de serlo por no estarlo en numerosos
territorios (OMPI, s/f). Una marca puede ser inmediatamente accesible
desde cientos de países sin que ello signifique que sea
jurídicamente notoria en cada uno de ellos, porque accesibilidad
global no equivale a notoriedad global.
El simple hecho de
que una página web, una aplicación o una cuenta de red social pueda
ser consultada desde Uruguay no demuestra que la marca sea notoria en
Uruguay. Eso cambia, en nuestro país como en todo el mundo, lo que
ha de entenderse como conocimiento de la existencia de la marca y
deber de acreditación del conocimiento relevante en Uruguay. El
hecho de que una marca extranjera sea notoria en su país de origen
no significa automáticamente que lo sea en nuestro país.
(Ministerio de Industria, Energía y Minería [MIEM], Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial [DNPI], s. f.).
Notoriedad y mala
fe
La Ley N.º 17.011
contempla expresamente la mala fe en el régimen de las marcas
notorias. Su artículo 27 permite la acción de anulación en
cualquier tiempo cuando una marca notoria haya sido registrada de
mala fe. En un ecosistema digital, la prueba de conocimiento previo
puede ser más compleja.
La
existencia de una marca en buscadores, redes sociales, marketplaces,
registros de dominios, plataformas comerciales o bases de datos
internacionales puede demostrar que el signo era accesible y
reconocible antes de una determinada solicitud. Sin embargo, tampoco
hay que pensar que “estar
en Internet” equivale a conocimiento efectivo, pues la
mala fe requiere una valoración contextual. Habrá que apreciar en
cada caso si quien solicitó o utilizó el signo conocía - o debía
conocer, según el estándar jurídico aplicable - la existencia y
significación económica de la marca ajena.
La digitalización
puede proporcionar evidencia extraordinariamente poderosa para esa
valoración, pero no elimina la necesidad de razonamiento jurídico.
6 Marca notoria
como activo económico
La
notoriedad no solamente protege una función de identificación, sino
también un activo
económico. La
Recomendación Conjunta de la OMPI incluye entre los factores de
evaluación el valor asociado a la marca (OMPI, 2000).
Por su lado, en la
economía digital ese valor puede crecer exponencialmente porque una
marca puede convertirse en activo de confianza, mecanismo de
reducción de costos de búsqueda, activo reputacional, activo
susceptible de licenciamiento, elemento de identificación dentro de
plataformas y, por supuesto, un factor de efectos de red, entre otros
tantos aspectos de la tecnología de plataformas..
Cuanto mayor es el
reconocimiento, menor puede ser el esfuerzo necesario para que el
consumidor identifique el origen empresarial de una oferta. Asimismo,
cuanto más reconocida sea la marca, mayor puede ser su capacidad
para extenderse a nuevas categorías de productos, nuevos territorios
o nuevos modelos comerciales. Hay una cascada de cambios posibles, en
contínua evolución.
7 Consideraciones
finales
La
notoriedad marcaria podría ser entendida actualmente como un grado
cualificado de reconocimiento de un signo dentro de un sector
pertinente del público, construido mediante su utilización,
promoción, reputación y demás circunstancias relevantes. Dicha
intensidad puede manifestarse tanto en espacios físicos como
digitales y su prueba puede incluir evidencias derivadas de sistemas
algorítmicos de búsqueda, recomendación, clasificación e
interacción.
En cuanto a la
evolución propiamente del significado de notoriedad, hay tres
niveles a considerar en forma convergente.
En primer lugar,
se encuentra lo que puede denominarse notoriedad tradicional, que
existe cuando el signo presenta un elevado grado de reconocimiento
dentro del sector pertinente, demostrado mediante utilización,
publicidad, ventas, presencia comercial, reconocimiento y demás
factores clásicos.
En segundo lugar,
se menciona la notoriedad digital, como presencia intensa y
reconocible en ecosistemas digitales, sean en buscadores, redes
sociales, plataformas, marketplaces, medios digitales y otros
espacios de interacción.
En tercer lugar,
surge la denominada ubicuidad algorítmica, nivel claramente distinto
a los anteriores que involucran la expresión notoriedad calificable
jurídicamente, que implica que la marca se encuentra integrada de
manera persistente en los mecanismos de clasificación,
recomendación, búsqueda, predicción y personalización mediante
los cuales los usuarios acceden al mercado.
Estos tres niveles
son convergentes, pueden ser coexistentes pero no son lo mismo. Una
marca puede merecer la calificación en uno de ellos y no en el otro.
Como también podrían coincidir, pero será cuestión de analizar la
prueba correspondiente en cada caso.
Todo esto que
comentamos seguirá evolucionando proximamente y, seguro, que cada
vez más tecnologizado. La marca hoy necesita ser reconocida por
sistemas para que luego pueda ser reconocida por personas y así
concretar su calificación plus, que le da más valor como activo.
Hay una serie de
actos técnicos de base en relación con una marca: buscadores que
deben identificarla, marketplaces deben clasificarla, sistemas de
recomendación deben asociarla con determinados productos,
asistentes inteligentes deben comprender su significado, modelos de
IA deben poder distinguirla de signos similares. Estos procesos que
se realizan automáticamente hoy son fundamentales en la dinámica
comercial de plataforma que nos rodea. Además, por su automatización
son directamente accesibles a todo comerciante que ingresa a la
operativa.
El
cumplimiento de esta etapa hace hablar de la necesidad de
reconocibilidad
sistémica como operación técnica de inicio o ingreso de la marca
en el mercado.
Sin embargo, todo
esto no es notoriedad jurídica como tal, sino un componente para su
valoración cuantitativa y, como derivado, jurídica.
La marca notoria
no ha dejado de ser una categoría jurídica adecuada para la era
digital, pero hay una serie de consideraciones tecnológicas que han
redimensionado varios de los conceptos. El Derecho uruguayo incluye
normas y conceptos legales que permiten acompañar la evolución
tecnológica acorde con la realidad. Todo lo que implica que la Ley
N.º 17.011 reconoce expresamente de la marca notoriamente conocida,
establece una protección específica frente a reproducciones,
imitaciones y traducciones, contempla la mala fe y admite una amplia
libertad probatoria, es trasladable y sostenible para esta evolución.
Por supuesto que
progresivamente se deberá avanzar en el reconocimiento de las nuevas
dimensiones de los conceptos, pero no veo impedimentos en dicho
avance. No se deja de valorar la notoriedad en función del público,
aunque considerando las apreciaciones correspondientes a la economía
digital.
Referencias
bibliográficas
Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial [DNPI], Ministerio de Industria,
Energía y Minería [MIEM]. (s. f.). Guía
de examen y procedimiento de signos distintivos.
Gobierno de Uruguay.
https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mineria/files/documentos/publicaciones/guia_de_examen_y_procedimiento_de_signos_distintivos_0.pdf
Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2000). Recomendación
conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las
marcas notoriamente conocidas.
OMPI.
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=346
Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (1999). Joint
Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known
Marks. OMPI.
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=1196
Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (s. f.). The
Internet Domain Name Process: Protection of famous and well-known
marks.
https://www.wipo.int/es/web/amc/processes/process1/report/finalreport
Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2020). El
Derecho de marcas: ¿al día con la IA?
Revista de la OMPI.
https://www.wipo.int/es/web/wipo-magazine/articles/trademark-law-playing-catch-up-with-artificial-intelligence-55800
Uruguay.
(1998). Ley N.º 17.011:
Ley de Marcas. IMPO.
Uruguay.
(1999). Decreto N.º
34/999: Reglamentación de la Ley de Marcas.
IMPO.
World
Trade Organization [WTO]. (1994). Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS),
especialmente artículos 15–17.
World
Intellectual Property Organization [WIPO]. (1883/1967). Paris
Convention for the Protection of Industrial Property, Article 6bis.
WIPO Lex. Art. 6 bis.
Imagen: https://publicdomainreview.org/collection/illustrations-of-the-nervous-system-golgi-and-cajal/
