Estrictamente, una licencia de marca es un contrato mediante el cual el titular de la marca consiente obligarse a “no hacer”, es decir, no hacer nada que obstaculice que determinada persona utilice la marca de la cual es titular.
Recordemos que el registro de la marca genera un derecho de exclusiva o de exclusión, mediante el cual su titular puede oponerse que cualquier otra persona la utilice en los términos según los cuales le fue concedido el registro. Por ello, desde un punto de vista técnico jurídico, la visualizacíon del negocio de licencia de marca implica que el titular se está obligando a no oponerse al uso que haga su contraparte.
Más allá de las condiciones que se negocien, es importante tener presente que “la marca volverá”. Me explico. Una marca es es renovable indefinidamente por diez años. De manera que si se licencia su uso, no solamente hay que pactar cómo será la renovación correspondiente (a cargo de quién y demás...), si el plazo alcanza dicha fecha, sino que corresponde pensar que el uso que se haga de la misma por el tercero licenciatario influye en el valor con el cual se la van a devolver.
Por ello, la licencia de marcas es un negocio que implica un fuerte control para que la marca – por lo menos – mantenga su valor, no adquiera una imagen distorsionada y demás efectos negativos.
Los contratos son bien distintos unos de otros, pero de todas formas hay ciertos elementos que es interesante que se tengan presente al momento de negociar o celebrar este contrato.
CHECK LIST de licencia de marca
Partes
Identidad, domicilio, otras características relevantes
Conceptos básicos sobre el objeto del contrato
La marca
Productos o servicios comprendidos en la licencia, particularmente si se limitan
Ambito territorial de la licencia
Precio de la licencia
Exclusividad o no
Plazo
Lapso de la licencia
Pactar renovación, en su caso
Cómo se organizarán las notificaciones en caso de terminación o renovación.
Cláusulas que enuncia nivel de calidad del producto y uso de la marca, con eventuales controles.
Necesidad de aprobación del licenciante respecto del material promocional
Responsabilidades correspondientes al licenciatario
Responsabilidades del licenciante:
Transmisión de know how, eventual
Definir quién será responsible de renovación del registro de la o las marca/s licenciada/s
Registro de la licencia, quién lo realiza
Titularidad de la marca
Cláusula de aceptación de la titularidad de la marca por licenciante y obligación del licenciatario de no cuestionarla en el Registro
Control de procedimientos que realice el licenciatario
Sublicenciamiento (autorización o no)
Garantías relacionadas con el contrato
De la validez de la titularidad de la marca, por parte del licenciante
Que no existen o no se conocen mecanismos que puedan afectar el registro marcario, por el licenciante
Indemnidad del licenciante respecto de reclamos por uso del licenciatario, si hubiere infracción o daños de derechos de terceros
(La inversa si correspondiere, indemnidad del licenciatario respecto de reclamos por el uso del licenciante)
Regalías
Establecer: base de cálculo;
cuándo, cómo, dónde se pagan
Eventualmente: pacto de suma mínima como regalía
Terminación del contrato, causas eventuales.
Incumplimiento de las partes
Declaración concursal de alguna de las partes
Qué sucede si se anula el registro marcario
Mecanismos de notificación al respecto, si son especiales.
Consecuencias de la terminación
Pago de las regalías devengadas
Obligaciones del licenciatario
Derechos y responsabilidades de las partes con posterioridad al contrato
Otros temas
Seguros (?)
Tributación
Cláusula de arbitraje
Ley aplicable
Cuadro de Joaquín Sorolla, español, (Valencia 1863 - Madrid 1923) realizado en 1909. Impresionista, postimpresionista, iluminista. En dominio público. De la Galería de principales obras de arte español de Europeana. El cuadro se encuentra en el Museo Sorolla, Madrid.
http://www.europeana.eu/portal/es/explore/galleries/highlights-of-spanish-art#lg=1&slide=1
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