Parte minoritaria de la doctrina ha discutido si el secreto tiene que ser característico del valor económico conocido como “know how”. La respuesta afirmativa se hace evidente de dos formas: 1) no tendría sentido la protección o transmisión que tenga por objeto algo que es accesible a todo el mundo como valor per se; 2) cuando se comunica un conocimiento tecnológico que no es secreto se trata de un contrato de asistencia tecnológica en general.
El contrato que transmite know how entre un dador y un tomador se denomina, de manera general, como transferencia de tecnología. De manera particular se trata de una transmisión de know how, discutiéndose si se trata técnicamente de cesión o de licencia. Por nuestra parte, entendemos que estamos ante un contrato de licencia: hay un pacto de transmisión de conocimiento que consiste en una obligación de hacer, transmitir. Por la naturaleza del objeto del contrato no podemos hablar de cesión: no hay un bien incorporal como en el caso de la propiedad intelectual que pueda ser formalmente desplazado – enajenado - de un patrimonio a otro. En el caso del know how el contrato se sustenta en una serie organizada de obligaciones de hacer y de no hacer, que consagran que una persona acceda a un conjunto de conocimientos que otra le transmite, quedando obligada la ultima – eventualmente – a no aplicar ese mismo conocimiento.
En este tipo de contratos hay grandes diferencias de articulado, como contenidos, según en qué consista el conocimiento objeto del negocio. A modo de guía o sugerencia, dejamos acá este ckeck-list que enuncia una serie de estipulaciones que podrán pactarse entre las partes.
Contrato de Transferencia de KNOW HOW
PREÁMBULO
1 Fecha y lugar del contrato.
2 Identificación de las partes (incluyendo Considerandos sobre el licenciante y sobre el licenciatario.).
3 Enunciación general del Objeto.
4 Antecedentes del contrato.
5 Definiciones.
DETALLE DEL OBJETO, KH X PRECIO:
Know how / secretos comerciales / información confidencial.
1 Enunciación general general, contenidos en el cuerpo del contrato o en Anexo.
2 Concesión de know how, descripción del alcance de la transferencia.
3 Secreto, definición de garantías para su mantenimiento.
4 Uso del know how por el licenciatario.
Eventualmente, si acompaña Asistencia técnica:
1 Visitas a la planta.
2 Asistencia directa con capacitación.
3 Consultas.
Pagos
1 Pago inicial.
2 Cánones.
3 Pagos separados por patentes y know how, en caso que sea KH complementario a patente.
4 Elementos tangibles que acompañen la implementación de la tecnología: su pago si no están incluidos.
5 Compra de maquinaria para aplicación, instrucciones o condiciones.
6 Asistencia técnica, si se incluye dicha prestación y se paga separadamente.
7 Forma de pago.
8 Intereses por pagos debidos.
OTRAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW
Duración del contrato de licencia.
Mejoras.
1 Enunciación general.
2 Concesión de mejoras.
3 Momento de la divulgación.
4 Concesión de las mejoras del licenciatario.
Derechos de sublicencia.
Registros a cargo del licenciatario, si los hubiera.
Extinción del contrato.
1 Pagos debidos.
2 Situaciones concursales.
3 Expropiación.
4 Cambios de control.
Efectos de la extinción.
1 Pagos debidos.
2 Información técnica.
3 No uso de la tecnología licenciada.
4 Maquinaria.
5 Daños y perjuicios.
6 Subsistencia.
Best efforts.
Garantías e indemnizaciones.
Control de exportación.
Derechos reservados.
1 Maquinaria con marca registrada.
2 Restricciones en el uso de información técnica y patentes.
3 Compromisos del licenciatario.
OTRAS CLÁUSULAS GENERALES
Arbitraje y legislación aplicable.
Fuerza mayor.
Constitución de domicilio
Comunicaciones, notificaciones.
Abajo: "Shop Window", que se puede traducir como "La Vidriera", 1884, cuyo autor es Isaac Israels, Rijksmuseum, en dominio público.
Obra representativa de Art Nouveau, en la respectiva colección de Europeana.eu (http://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/art-nouveau-a-universal-style).
No hay comentarios:
Publicar un comentario