Conceptos generales
El agotamiento del derecho de la marca implica determinar cuál es el alcance legal de las facultades del titular. Es decir: hasta dónde el titular puede intervenir o definir el destino del producto que lleva aplicada su marca. Como sea, el titular del derecho marcario no podrá valerse de éste para regular o controlar la circulación del producto sobre el cual se aplicó su marca.
A partir de que el producto marcado es puesto en el comercio por el titular marcario, es decir, a partir de su primera “puesta en circulación”, éste no podrá interferir su comercialización, dado que no habrá ya coincidencia entre propietario del derecho al signo y propietario del objeto que lo lleva. El derecho del propietario del objeto marcado no podrá ser obstaculizado por el titular de la marca, en función y con la extensión que el legislador competente disponga atendiendo diversidad de intereses.
Si se admitiera que el titular marcario pudiera ostentar derechos en el proceso de comercialización ulterior a la introducción en el mercado del producto o servicio distinguido con la marca, se estaría permitiendo que durante toda la existencia del producto, sin importar la incidencia del signo que lo distingue, el titular de la marca pueda reclamar derechos sobre los productos de que se trata. De esta forma, se desnaturalizarían las funciones de la marca, en cuanto el monopolio que la ley acuerda a efectos de su puesta en el mercado, se estaría utilizando más allá del momento para el cual fue consagrado. Además, el derecho concedido por la marca llevaría implícita, así, la facultad de restringir la competencia, librada al criterio de su titular.
Por otra parte, si se admite que no exista derecho alguno que proteger, una vez puesto el producto marcado en el tráfico comercial, podrían lesionarse intereses relacionados con la propia fuerza distintiva del signo, no siendo admisible en general en las previsiones de derecho comparado, que la circulación del producto marcado perjudique el derecho del titular del signo.
¿Pero qué sucede cuando se considera la circulación internacional de mercaderías con marca? Los Estados han recurrido a distintas posiciones. Se distinguen diversos ámbitos en los cuales habrá de considerarse realizada la primera puesta en el mercado. El agotamiento podrá ser:
a. nacional, cuando solamente es válida la puesta del producto en el mercado de cada Estado;
b. regional o comunitario, cuando el ámbito considerado coincida con el territorio de la totalidad de Estados integrados;
c. internacional, cuando se reconoce como válido el ingreso al mercado de cualquier Estado del mundo.
Si se admite el agotamiento nacional, el titular de la marca tiene monopolio de importación ya que, en caso que un tercero quiera ingresar mercadería al país, aún cuando se encuentre marcada por el mismo comerciante, se verá impedido por el titular registral nacional.
En el caso del agotamiento internacional, no se tiene en cuenta quién ha realizado la primera comercialización, siempre y cuando haya sido legítima. Consecuentemente, no se pueden impedir operaciones de importación a terceros y se trataría de un mercado libre.
El agotamiento comunitario es, frente a las dos alternativas precedentes, una solución intermedia. El ejemplo más relevante es el relativo el mercado comunitario europeo. Primero, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y, posteriormente, la propia normativa comunitaria consagran expresamente este nivel de agotamiento, con el objeto de que el principio de la libre circulación de mercaderías sea cumplido.
La toma de posición por una u otra clase de agotamiento, constituye una decisión de política legislativa, que encierra la valoración de los intereses enfrentados.
El principio general en el Derecho uruguayo
Nuestra ley de marcas, Ley 17.011 de 25 de setiembre de 1998, ha adoptado la modalidad de agotamiento internacional de derechos. Esto implica una toma de posición de nuestro país, en base a razones de índole política y comercial.
El artículo 12 de la ley N° 17.011, que establece lo siguiente:
“Artículo 12.- No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos y su presentación, así como sus envases o sus embalajes que estuvieren en contacto inmediato con ellos, no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos.”
La libre circulación internacional de los productos marcados se fundamenta en las siguientes circunstancias:
a. introducción legítima en el comercio;
b. realizada por el titular o con autorización del mismo.
Sin consentimiento del titular, al igual que en todas las regulaciones de derecho comparado que regulan este punto, no hay agotamiento del derecho de la marca en el derecho uruguayo.
Complementando la consagración del agotamiento del derecho y considerando que en el proceso de comercialización ulterior se podrían lesionar aspectos relativos a la integridad de la marca, se reconoce, como excepción, el derecho del titular marcario a accionar en este último caso.
Excepciones al agotamiento del derecho de la marca. Criterios.
El límite al derecho exclusivo del titular de la marca, en cuanto no poder intervenir en la circulación del producto es dejado de lado por el legislador, cuando en la comercialización del bien marcado resulta lesionada la marca. Revive el “jus prohibendi” del titular marcario que se había “agotado” en el caso en que se vea afectado su valor marcario.
En tal sentido reglamenta el instituto el artículo 12 in fine de nuestra ley, el cual exige que las alteraciones, modificaciones o deterioros que puedan dar lugar a la intervención en la comercialización de un bien en función de un derecho marcario sean “significativos”. Serán pues “significativos” cuando obstaculicen las funciones marcarias inherentes al signo que merece tal protección, funciones que no solamente pasan por la indicación de procedencia, en tanto informen quién ha sido el fabricante o quienquiera que haya aplicado la marca, sino que igualmente informan o indican de un nivel de calidad, el cual permanece en el conocimiento del consumidor o usuario y es evocado al momento de su decisión de adquisición.
La referencia a lo “significativo” como exigencia para que la alteración, modificación o deterioro constituya una excepción al agotamiento del derecho de la marca no se encontraba incluido en el texto original del proyecto discutido en la Comisión de Industrias. La intención del legislador fue impedir que la marca fuera utilizada como una traba para la libre comercialización, sin que se perjudicara a la marca como indicadora de calidad del producto al cual se aplica.
Ha sido escasa la experiencia nacional en materia de conflictos al respecto, al amparo de la presente ley. Al día de hoy conocemos solamente un caso, en torno a televisores SONY que eran importados en una versión correspondiente a NTSC, mientras que los que corresponden al sistema nacional deben ser PAL-N. Los comerciantes importadores debían cambiar la norma, abriendo el aparato, retirando un dispositivo y agregando otro. La fabricante se agravió estimando que ello representaba una modificación significativa al producto original, lo que fue probado y – por tanto – admitido por la Justicia.
Véase Sentencia Nº 5 de 12 de febrero de 2003, del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo civil de 4º turno, Dr. Eguiluz, que se encuentra en el blog Jurisprudencia Derecho Comercial, en el siguiente LINK:
http://jurisprudenciaderechocomercial.blogspot.com.uy/2016/12/agotamiento-de-marca-caso-sony.html
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