Sin embargo, cada tanto algún caso, alguna situación puntual las replantea y da lugar a analizar eventuales facetas nuevas o reafirmarlas.
La reflexión viene a cuento por un pronunciamiento de la Sala de Recursos 1° de la EUIPO de 18 de mayo del 2020, que trata el tema de unas botas cuestionadas como posible marca 3D para distinguir los productos de calzado "botas".
Se presentó a registro una marca con forma de botas, conocidas como "Moon Boot", para las clases 18, 20 y 25, clase correspondientes a prendas de vestir, calzado y suelas de calzado. Fue publicada la solicitud en diciembre del 2011 y marzo del 2012 y fue registrada.
En mayo del 2017, la empresa Zeitneu GmbH ("Zeitneu") solicitó la nulidad del registro para todos los productos bajo los artículos 59(1)(a) y Article 7(1)(b), (c), (d) and (e) del Reglamento correspondiente (EUTMR).
En el mes de marzo de 2019, la División de Cancelación declaró la nulidad de la marca impugnada para la clase 25, en relación con productos relacionados con calzado, tanto calzado como tal, como suelas, tacos y otras piezas de un calzado. La base argumental fue entender que para la clase 25 la forma en "ele - L" de una marca es típica para las botas. Por lo tanto, no concedía suficiente distinción para individualizarla de otros productos similares desde la perspectiva del consumidor relevante de tales productos.
Este pronunciamiento fue apelado en el mes de mayo de 2019 (Tecnica), a la vez que se solicitó también por otro interesado que la apelación no fuera tenida en cuenta (Zeitneu).
Es precisamente el pronunciamiento que corresponde a estos planteos el objeto de nuestro comentario en este post. (EUIPO First Board of Appeal, R 1093/2019-1, Shoes (3D), 18 May 2020). Se mantiene el rechazo al registro marcario de las botas presentadas (imagen superior e inferior de este post) sobre el mismo fundamento de la impugnada.
Entiendo que en el caso el tipo o modelo de bota cuya protección se requería, sin duda tiene una fuerte "identidad" de mercado. Pero, por su forma y por lo que implica las funcionalidades esperadas para los productos clasificados como calzado o calzado para la lluvia/nieve, tal como está no puede reivindicarse distintividad. En el producto hay atributos para ser diseño industrial (bidimensional...) hay obra de arte aplicada, en conjunto, en su "overall appearance", pero la forma como calzado no puede ser monopolizada. En ningún momento se hace referencia a secondary meaning (que hay que ver si por su genericidad tiene aplicación...). Se trata de la forma tal cual del producto.
La sentencia es sumamente interesante respecto de la valoración de cómo han de apreciarse las marcas 3D, particularmente cuando se trata de este tipo de productos. Asimismo, realiza comparaciones con muchas otras botas del mercado, incluso en referencia a otros intentos de registro en tribunales nacionales.
Transcribo a continuacion algunos párrafos.
"27 Como observó el solicitante de la anulación, la forma del signo debe diferir
apreciadamente con la forma que el consumidor espera — según se ha indicado
anteriormente, debe alejarse de forma significativa de las normas o los usos del
ramo (19/09/2001, T-30/00, reiterado cuadrado de la marca figurativa,
EU:T:2001:223; 0 4/10/2007, C-144/06 P,Tabs ( 3D), EU:C:2007:577) — es
decir, la forma debe ser tan significativa diferencias que la forma básica, común o
prevista de las formas permite a un consumidor identificar los productos con su
aspecto. Cuanto más se acerque la forma cuyo registro se solicita a la forma más
probable que tendrá el producto de que se trata, más verosímil será que dicha
forma carezca de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra
b),del RMUE (07/05/2015, C-445/13, Voss of Norway, EU:C:2015:303, § 81, 91;
24/05/2012, C-98/11, Hase, EU:C:2012:307, § 42; (07/10/2004, C-136/02,
Maglite, EU:C:2004:592, § 31).
28 Antes de trasladarse a una aplicación detallada de la ley en el presente caso, la
Sala desea efectuar dos observaciones.
29 En primer lugar, este caso no se refiere al significado distintivo de la
denominación «MOON BOOT». Como ambas partes saben, debe existir una clara
distinción entre la marca denominativa «moon bot» como indicador de origen y la
forma del producto en sí, es decir, el signo impugnado, como indicador del
origen. Algunos podrían argumentar que o ambos son genéricos, pero no siguen
los motivos de que, por otro, uno de ellos también sea genérico. La parte clave en
este caso es si la forma — la apariencia de los productos representados en el signo
impugnado — actúa como marca de la marca.
30 A continuación, se aportan las pruebas presentadas por ambas partes para apoyar
dos alegaciones opuestas: que el signo impugnado no era inherentemente
distintivo a partir de su fecha de solicitud (2 de agosto de 2011) y al contrario,
era.
31 Las pruebas presentadas por el solicitante de anulación tratan de demostrar que
existen varias otras entidades que operan con la misma forma del producto a
partir de la fecha de solicitud del signo impugnado. Es decir, aunque la forma sea
de fantasía per se, cuando se comercializó por primera vez (que disputa el
solicitante de la nulidad), a lo largo del tiempo se pasó vagonago en cuanto a las
fuentes de comercio dado que aparecen muchas de las cuales la forma básica del
«bota» surge ahora.
32 El titular de la MUE, por el contrario, utiliza sus pruebas para tratar de demostrar
que el signo se confunda sustancialmente de formas básicas y comunes a partir de
la fecha de solicitud y que ha sido únicamente relacionado con su negocio desde
su primera entrada al mercado desde su primera entrada al mercado unos 40 años
antes. El éxito del producto ha atraído inevitablemente de imitadoras, y el titular
de la MUE ha emprendido acciones legales contra otras personas que han
solicitado la reproducción de la marca cuando sea necesario.
33 En aquellos casos en que se refiere la capacidad inherente de marcas 3D para
distinguir, el primer paso es determinar lo que es el sector de referencia,
identificar qué son las normas y usos comunes de este sector y, por último, decidir
si el signo impugnado se aparta de forma significativa respecto de tales normas y
usos. El enfoque de la Sala es el siguiente:
* Examinar exhaustivamente las pruebas procedentes de las dos partes en el
caso, es decir, en primera instancia y en la vía recurso de apelación;
* Examinar los elementos y forma del signo impugnado, tal como se define en
su registro, y si éstos se apartan de las normas comunes y si estas se apartan de
las normas y usos comunes respecto al mercado correspondiente a partir de
agosto de 2011;
* Decidir si el signo impugnado se aparta significativamente de dichas normas y
clientes desde esa fecha."
"77 La Sala considera que el mercado de las prendas de vestir, el calzado y sus
accesorios es un mercado de los productos de diseño, caracterizado por la
originalidad de las formas de los productos o sus elementos decorativos, que se
aprecian por su originalidad y estética pero que no suelen cumplir normalmente la
función de indicación del origen comercial de los productos.
78 En cuanto a los asuntos planteados ante el Tribunal en Italia, la Sala está obligada
a considerar dichas sentencias, y a lo sumo a su efecto, considerando siempre al
contexto que reiteradamente del régimen de marcas de la Unión Europea es un
sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue
objetivos que le son específicos; por lo tanto, su aplicación es independiente de
todo sistema nacional (04/07/2014, T-1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 45-46).
79 La Oficina observa que estos casos se trataban exclusivamente de una
reivindicación no violación y no con la validez del signo impugnado,
inconclusión al respecto. Además, la Sala no ha sido objeto de los documentos y
pruebas remitidos a los tribunales en el presente asunto. En particular, los
Tribunales encontraron que ciertos productos de la solicitante de la anulación no
infringieron el derecho anterior del titular de la MUE, mientras que otros lo
hicieron. Estos no han sido mostrados ante la Sala.
80 En conclusión, la Sala estima, como consecuencia de un examen exhaustivo, de
las pruebas presentadas, de que la resolución impugnada debe confirmarse y se
confirma la cancelación del signo impugnado para los productos impugnados."
Link al pronunciamiento de EUIPO:
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1093%2F2019-1
Otros links
https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa140 o
https://academic.oup.com/jiplp/advance-article-abstract/doi/10.1093/jiplp/jpaa140/5897178?fbclid=IwAR36FOwYNrILhou2uaX62Z2YJcR4cWT7KKNwQC7tq7qXPzqOGKZJKWr2YrI
https://iplawpost.wordpress.com/2020/07/25/cancellation-of-moon-boots-3d-mark-by-euipo-how-distinctive-is-distinctive-enough/
http://ipkitten.blogspot.com/2020/06/guest-post-shaping-right-form-of-ip.html
https://www.fieldfisher.com/en/services/intellectual-property/intellectual-property-blog/given-the-boot---euipo-board-of-appeal-finds-3d-mo
No hay comentarios:
Publicar un comentario