Con el transcurso de los años, a medida que la cartera de activos intangibles de la Propiedad Intelectual (en adelante PI) va adquiriendo relevancia en el mundo empresarial, se constituye en un tema de análisis especializado también en el ámbito concursal. Ello se debe tanto al creciente valor económico que tales bienes han adquirido en el escenario digital que nos rodea, como también al mayor conocimiento de sus posibilidades de explotación y aprovechamiento empresarial.
Procuraremos, en estas páginas plantear aspectos prácticos, buscando las reglas generales en lo posible, o destacando los casos más frecuentes con sus soluciones legales. No voy a referirme a conceptos base de propiedad intelectual ni de derecho concursal.
II - Conceptos previos
Como consideración previa, destacamos que el tratamiento que merecen los bienes de la PI no ha de ser siempre igual. La circunstancia del distinto origen o momento de inicio de existencia legal de unos y otros es determinante para marcar las diferencias.
Nos referimos, concretamente, a que mientras en el caso de las marcas, así como de las patentes de invención, modelo de utilidad y diseño industrial es necesario un acto administrativo para que existan (con requisitos para mantenerlos...), en el caso de los bienes que constituyen obras protegidas por el Derecho de Autor la mera existencia implica que hay un autor con derechos y no es necesario cumplir requisitos administrativos de ningún tipo para mantener dichos derechos.
También en el caso del nombre comercial, su existencia como valor inicia con el uso, sin registro o pronunciamiento administrativo estatal alguno.
Asimismo, el titulo por el cual el uso o explotación de los bienes de la PI pueda encontrarse en el patrimonio concursado determinará también una variedad de situaciones que será necesario tener bien definidos desde el primer momento del proceso concursal a efectos de la solución más adecuada.
Desde la perspectiva de los concursos, en su distinto desarrollo, son varios los aspectos o momentos en que la intersección entre estos dos temas resulta crítica. Los que nos proponemos analizar son los siguientes:
a inventario del Síndico/Interventor: pertinencia de un relevamiento de la PI,
b los bienes de la PI como activos del concursado;
c contratos celebrados por el concursado que tienen como objeto PI.
Finalmente, formularemos algunas conclusiones.
III - El inventario del Síndico/Interventor: pertinencia de un relevamiento de la Propiedad Intelectual
El primer paso en cuanto a la PI, en paralelo a las distintas iniciativas y actividades del Síndico o Interventor en relación con la determinación del activo concursado, es relevar la existencia de bienes intangibles.
En este caso, mucho depende del giro del sujeto concursado.
Tratándose de empresas EBT (empresas de base tecnológica) o productoras de intangibles, probablemente la expectativa de la gestión en este sentido sea más cercana a un conocimiento especializado. Sin embargo, en general – la gran mayoría de los casos - bastará con conocimientos generales sobre conceptos de bienes intangibles para que el Síndico/Interventor a cargo pueda identificar estos valores económicos.
No solamente se trata de derechos de la propiedad intelectual en el activo de la concursada como respecto de los cuales sea titular. También corresponde analizar si la empresa ejerce derechos de uso o explotación sobre derechos de la propiedad intelectual de terceros, adquiridos mediante contrato de licencia.
En relación con los bienes de la PI, como con cualquier otro, el Síndico o Internventor deberá tener en cuenta qué actos de conservación realizar y demás.
Lo primero, será que vigile el mantenimiento en vigencia de las incripciones que necesiten renovación (marcas) o pago de anualidades (patentes).
Si los bienes de la PI existentes no dependen de un registro, la prudencia para la evidencia de su existencia y efectiva consideración en el relevamiento, estará vinculada a la prueba del uso a lo largo del tiempo que surja de la documentación de la empresa o en el mercado.
Obvio es decir que al relevar bienes de la PI pueden surgir situaciones de vulneración de uso de intangibles de terceros que estén teniendo lugar en el ámbito de la empresa concursada o que hayan sucedido. Serán un elemento de atención de eventuales reclamos, no cabe duda. Inversamente, en esta etapa de relevamiento de intangibles puede suceder que el Síndico/Interventor se encuentre con terceros que estén vulnerando bienes de la PI del concursado: en esta situación, deberá valorar qué acciones judiciales o extrajudiciales tomar para la conservación correspondiente.
IV - Los bienes de la PI como activos del concursado
Analizados ya cuáles son los bienes de la PI de los que es titular el sujeto pasivo del proceso concursal, se destacarán particularidades a su respecto según las distintas decisiones que se tomen en dicho proceso.
En caso de tratarse de empresas concursadas cuya producción no esté directamente enfocada a la creación de bienes de la PI, para el caso de los signos distintivos la conservación será fundamental en hipótesis que determinen el mantenimiento de la empresa en funcionamiento y la posibilidad de una salida de la crisis que implique la continuación (más o menos reorganizada) de la empresa. En caso contrario, dichos bienes serán liquidados, tanto en bloque como singularmente. En todos los casos deberá cumplirse con las formalidades registrales pertinentes al cambio de titularidad.
Además, tendrá que verificar si la marca u otro bien registrado tiene inscripciones registrales que afecten su derecho (prenda, embargo, medidas de no innovar y eventualmente licencias inscriptas).
El valor, en definitiva, dependerá también de cuál ha sido la imagen proyectada por la empresa en dificultades en el mercado. En algunos casos de marcas muy conocidas en la plaza nacional, la mala situación de negocios que diera lugar a su remate en un proceso concursal no produjo como resultado una total pérdida de valor del signo como tal. Incluso, en algunos casos al tiempo se prosiguió con la explotación legal aplicando la marca a igual género de productos por sus nuevos titulares. No obstante, muchas veces los signos distintivos terminan “apagándose” como valor distintivo, víctimas de una asociación peyorativa por actividades empresariales depreciadas en la estima del consumidor.
Además de la mirada a los bienes en sí que utiliza la empresa, en el caso de signos distintivos corresponde averiguar por signos confundibles que pueda también tener ese mismo titular o, si se trata de persona jurídica, alguna de las personas físicas involucradas. Tratándose de bienes registrados en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, recordamos que la búsqueda informativa es on line y gratuita.
https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/tramites-y-servicios/servicios/base-publica-marcas-patentes#
Tratándose de patentes que cubren innovación tecnológica, cuya titularidad corresponda a una empresada concursada, el valor dependerá – como en cualquier caso – del lapso que le reste de vigencia registral, antes de caer en el dominio público. No son las situaciones más frecuentes en el Uruguay. Al respecto, habrá de teenrse como fundamental la información registral de la DNPI ya comentada.
Finalmente, tratándose de obras protegidas por derechos de autor de una empresa comercial concursada se pueden identificar diversas situaciones.
Recordamos, como puntos previos, que todas las obras protegidas por el derecho de autor dan lugar a derechos morales y a derechos patrimoniales en nuestra región hispanoamericana y en todo el Derecho Comparado de influencia latinoeuropea. Los derechos morales son perpetuos, inalienables, inembargables del autor persona física, que podrá ser el concursado, tanto como la o las personas físicas que realizaron materialmente la creación. Las personas jurídicas no tienen derechos morales. Los derechos patrimoniales o de explotación económica tienen un plazo de duración de la vida del autor más un lapso post mortem autoris de 70 años en el Uruguay.
La protección autoralista de un país del Convenio de Berna de 1886 para la protección de la propiedad literaria, artística y científica a otro, se extiende “automáticamente” sin necesidad de trámite alguno en todos los demás países (de los más de 180...) que son Parte de dicho instrumento internacional.
Tanto el registro que se realice administrativamente, en el Registro de la Propiedad Literaria y Artística, en los términos de la Ley N° 9.739, como el aditamento del signo “C” en círculo, ©, tienen el mismo valor legal: una presunción de autoría. Naturalmente, que el registro que pueda haber de un bien, facilita la prueba en cuanto a fecha cierta, elemento éste que constituye también un elemento clave para la valoración de certezas en las obras protegidas por el derecho de autor. En el caso concreto del código fuente, del software, la existencia de contratos de escrow también puede ser muy útil en términos de conocer el alcance y demás características de ese bien incorporal.
La casuística respecto de estas obras es sumamente variada.
Es difícil formular una regla general, más allá de que corresponde atender que no son bienes de la PI que se “extingan” registralmente (no dependen de registro) de manera que su titularidad debe ser adjudicada al momento de la eventual liquidación o enajenación. Si no hay un acto dispositivo para que se transmitan del sujeto concursado a otro, permanecen como bienes no transmitidos, no cambia la persona titular.
Formularé algunos comentarios respecto de las obras protegidas por derecho de autor, que se pueden encontrar más frecuentemente en activos empresariales.
Si se trata de obras como afiches, dibujos publicitarios u otras creaciones plásticas usualmente dedicadas a la función publicitaria, corresponde definir el futuro de la titularidad en caso que no sean utilizadas en una solución de conservación de la empresa (o si no fuera esto posible). Podrán ser cedidas las creaciones, transmitidos sus derechos patrimoniales
Si la empresa es titular de planos de arquitectura o ingeniería... también corresponde que sean cedidos a alguien. Si no se transfieren permanecen en el patrimonio, no se extingue junto con la sociedad que se liquida. Así como los bienes corporales no se extinguen “per se” en igual situación. La diferencia es que los bienes corporales pueden ser objeto de prescripción extintiva por otras personas, mientras que no sucede lo mismo para los bienes de la PI (será diverso según el caso).
Es particular la situación respecto del software, pues es más frecuente que las empresas tengan una licencia de uso, a que sean titulares de un programa específico de software. En caso que sí lo hubieran adquirido, como “propietarios” de los derechos, corresponderá que sea transferido como cualquier otro bien. La particularidad de este bien intangible es su rápida obsolescencia, de manera que difícilmente pueda generar un valor económico significativo, o tal vez ni siquiera interés en la adquisición.
Algunas veces me he preguntado si el código fuente de los activos informáticos que pudiera tener una empresa concursada en su patrimonio no pudieran dar lugar a una especie de “reciclado” y despertar interés económico. Peritos en la materia informática me explicaron que no solamente se veía enfrentada esa hipotética posibilidad a la rápida obsolescencia, sino que principalmente resultaba muy difícil porque los autores de los distintos códigos tienen estilos particulares, pueden haber usado lenguajes de programación perimidos... en fin: que podía llevar más horas de “picar código” el manejo del trabajo ajeno que directamente formular una nueva creación. Acaso algún tipo particular de programación, que es más estándard podría despertar interés, pero difícilmente esa facilidad justificara pagar tanto trabajo en horas para un inversor.
De todas maneras, por más difícil o imposible que sea su recolocación en el mercado, es similar al caso de un auto “viejo” o que ya no funcione: tiene que desprenderse del activo concursado para que opere la liquidación definitiva. No puede haber bienes
Finalmente, haré una referencia al know how.
El conocimiento tecnológico secreto del que pueda ser titular la empresa concursada merece especial consideración. Por un lado, el Sindico o Interventor – y su equipo - deberá suscribir las obligaciones de confidencialidad pertinentes a la confidencialidad, en el caso que corresponda, debiendo tutelar dicho valor económico que puede ser estratégico para una salida que implique la continuación de la empresa.
Por otro lado, como valor económico es prudente que verifique los protocolos de protección (al menos existencia y cumplimiento) de los conocimientos secretos y el alcance de las obligaciones de confidencialidad al respecto.
V - Contratos celebrados por el concursado que tienen como objeto la autorización del uso o algún otro derecho relacionado PI, sea total o parcial
Estamos en este caso ante una variedad de contratos, innominados en su mayoría (salvo el de licencia de marcas y de patentes), que implican una explotación de los bienes de la propiedad intelectual de terceros por algún medio.
Habrá que ver en cada caso efectos de la declaración del concurso según las normas sustanciales del Derecho concursal, con especial atención a si se trata de una licencia específica, “aislada como contrato”, digamos, o si se trata de una contratación de licencia inserta en otro tipo de contratos más complejos como transferencia tecnológica o adquisición de maquinarias o un propio franchising.
En sí, ante la específica normativa concursal, entiendo que no merece mayores comentarios el punto.
En último término, no quiero dejar de recordar que en el caso de licencias corresponde registrarlas para que sean oponibles a terceros. Ello implica considerarlo como información a solicitar así como a los efectos de su eventual – y poco probable, digamos... - transmisión.
VI - Conclusiones
El Derecho concursal tuvo diversas etapas en la Historia.
En sus primeros tiempos, originalmente, fue un derecho esencialmente punitivo, ordenando la satisfacción de los acreedores ante un deudor que se entendía que merecía una sanción incluso en el ámbito penal. Con el tiempo, sin dejar de apreciar la conducta del deudor eventualmente punible desde la normativa del Derecho Penal, pasó a reglamentar una situación empresarial crítica del deudor provocando daños que se proyectaban tanto a los acreedores involucrados como a la Economía como tal. En esta perspectiva, la visión legislativa clásica se centra en los bienes físicos, en las cosas corporales del deudor, además de los derechos, pero no se toma en cuenta el creciente número de empresas digitales o cuyos patrimonios se componen mayoritariamente por bienes intangibles, en importante grado de la PI. Ni siquiera se atiende directamente la existencia de bienes intangibles (y específicos derechos al respecto) que cada día es más evidente que tienen un peso relevante en el conjunto de bienes de todas las empresas. Es decir: en la evolución del Derecho concursal falta todavía incorporar o contemplar esta categoría de bienes y sus circunstancias.
La naturaleza incorporal o inmaterial de los bienes de la PI, no contemplada expresamente en las disposiciones concursales nacionales, provoca incertidumbres o eventuales daños a terceros que deben ser evitados y pueden serlo, interpretando las pautas de gestión usuales.
Para el Síndico o Interventor el relevamiento y tratamiento de los bienes incorporales debe estar al mismo nivel que los corporales, recabando la información necesaria que determine certeramente su titularidad y contextualice su alcance, para el óptimo cumplimiento de los objetivos.
Imagen: Henry Rousseau (21 May 1844 – 2 September 1910), The Flamingoes, 1907, Private collection
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