Vamos a comentar brevemente la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (en adelante TJUE) de 22 de diciembre de 2022, Louboutin (acumula los asuntos C-148/21 y C-184/21)
Ante el TJUE se presentan dos cuestiones prejudiciales sobre idéntico tema, una por el Tribunal de Empresas francófono de Bruselas y la otra por el Tribunal de Distrito de Luxemburgo. Se trata del alcance de la conducta de una plataforma de venta en línea cuando ofrece para la venta productos que lucen aplicada una marca de la Unión Europea sin el consentimiento del titular de la misma, tratándose de productos idénticos a los que corresponden a la marca registrada.
Los casos, en definitiva, fueron planteados por Christian Louboutin contra Amazon Europe Core Sàrl (C 148/21), Amazon EU Sàrl (C 148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C 148/21), Amazon.com Inc. (C 184/21) y Amazon Services LLC (C 184/21),
La
sentencia introduce de esta manera los planteos para cada asunto:
“El Sr. Louboutin es un diseñador francés de zapatos y bolsos de lujo cuyos productos más conocidos son los zapatos de tacón alto para mujer. Desde mediados de los noventa, ha añadido a sus zapatos de tacón alto una suela exterior de color rojo, cuyo código Pantone es el 18-1663TP.
7 Este color, aplicado en la suela de un zapato de tacón alto, está registrado como marca del Benelux con arreglo al Convenio Benelux de Propiedad Intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos), de 25 de febrero de 2005, firmado en La Haya por el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos. La misma marca está registrada desde el 10 de mayo de 2016 como marca de la Unión (en lo sucesivo, «marca controvertida»).
8 Amazon opera sitios de Internet de venta en línea de productos variados que ofrece tanto directamente, en su nombre y por cuenta propia, como indirectamente, al proporcionar también un mercado electrónico a terceros vendedores. El envío de los productos puestos a la venta por los terceros vendedores en ese mercado electrónico puede ser realizado por estos o por Amazon, que almacena entonces dichos productos en sus centros de distribución y los envía a los adquirentes desde sus propios almacenes.
9 En esos sitios de Internet aparecen regularmente anuncios de venta de zapatos con la suela roja, que, según el Sr. Louboutin, se refieren a productos que se han comercializado sin su consentimiento.”
Los tribunales solicitantes, preguntan si de acuerdo con el artículo 9.2 del Reglamento 2017/1001:
el uso de un signo idéntico a una marca registrada en un anuncio presentado en un sitio de internet de venta en línea es imputable al operador del sitio como consecuencia de la combinación de ofertas propias del operador del sitio con las de terceros vendedores o el hecho de que el operador ha desempeñado un papel activo en la elaboración del anuncio o que el anuncio forma parte de la propia comunicación comercial de tal operador; y
si el envío al consumidor de un producto provisto de un signo idéntico a una marca registrada sin el consentimiento del titular de la misma, constituye un uso imputable únicamente al expedidor si este tiene un conocimiento efectivo de la colocación de dicho signo en el producto o si dicho expedidor informa al consumidor final que se encargará de dicho envío luego de haberlo almacenado o si el expedidor es usuario del signo en cuestión si ha contribuido previamente de manera activa a la exhibición de un anuncio del producto provisto con dicho signo o ha registrado el pedido del consumidor final a raíz de dicho anuncio.
Por una serie de consideraciones el TJUE va calificando los actos de oferta publicitaria y cumplimiento de su servicios como plataforma, como actos de comercialización directa en los casos de los productos que protagonizan el planteo de las cuestiones prejudiciales referidas. Por ejemplo, transcribimos los siguientes párrafos:
“En este contexto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en una situación en la que el prestador de un servicio utiliza un signo idéntico o similar a una marca ajena para promocionar productos que uno de sus clientes comercializa mediante ese servicio, el prestador hace uso él mismo de ese signo cuando lo utiliza de modo que se establezca un vínculo entre dicho signo y los servicios que presta (sentencias de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C 324/09, EU:C:2011:474, apartado 92, y de 15 de diciembre de 2011, Frisdranken Industrie Winters, C 119/10, EU:C:2011:837, apartado 32).
41 Así, el Tribunal de Justicia ha considerado que ese prestador de servicios no hace uso por sí mismo de un signo idéntico o similar a una marca ajena cuando el servicio que presta no es, por su naturaleza, comparable a un servicio destinado a promover la comercialización de productos provistos de dicho signo y no implica la creación de un vínculo entre ese servicio y el referido signo, ya que el prestador en cuestión no opera frente al consumidor, lo que excluye cualquier asociación entre sus servicios y el signo de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2011, Frisdranken Industrie Winters, C 119/10, EU:C:2011:837, apartado 33).
42 En cambio, el Tribunal de Justicia ha declarado que existe tal vínculo cuando el operador de un mercado electrónico hace publicidad, mediante un servicio de referenciación en Internet y a partir de una palabra clave idéntica a una marca ajena, de los productos de esta marca puestos a la venta por sus clientes en su mercado electrónico. En efecto, dicha publicidad crea, para los internautas que efectúan una búsqueda a partir de esa palabra clave, una asociación evidente entre estos productos de marca y la posibilidad de comprarlos a través de dicho mercado. Por este motivo, el titular de la marca está facultado para prohibir al operador ese uso cuando dicha publicidad vulnere el derecho de marca, debido a que no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si tales productos proceden del titular de dicha marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C 324/09, EU:C:2011:474, apartados 93 y 97).”
En definitiva, el TJUE se pronuncia de la siguiente forma:
“En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
El artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea
debe interpretarse en el sentido de que
puede considerarse que el operador de un sitio de Internet de venta en línea que integra, además de sus propias ofertas de venta, un mercado electrónico utiliza él mismo un signo idéntico a una marca de la Unión ajena, para productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, cuando terceros vendedores ofrecen para su venta en dicho mercado, sin el consentimiento del titular de la marca, tales productos provistos de ese signo, si un usuario normalmente informado y razonablemente atento de ese sitio establece un vínculo entre los servicios de ese operador y el signo en cuestión, lo que ocurre, en particular, cuando, habida cuenta de todos los elementos que caracterizan la situación, ese usuario podría tener la impresión de que es ese operador quien comercializa, él mismo, en su propio nombre y por cuenta propia, los productos provistos de ese signo. Es pertinente a este respecto que dicho operador utilice un modo de presentación uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo los anuncios de los productos que vende en su nombre y por cuenta propia y los de los productos ofrecidos por terceros vendedores en dicho mercado, que incluya su propio logotipo de distribuidor de renombre en todos esos anuncios y que ofrezca a los terceros vendedores, en el marco de la comercialización de los productos provistos del signo en cuestión, servicios complementarios consistentes, en particular, en el almacenamiento y el envío de dichos productos.”
Mis consideraciones
La sentencia establece responsabilidad directa del operador de la plataforma on line de venta en caso de infracción a los derechos de la marca, sobre la base de que se realizan actos de publicidad, almacenamiento y entrega de los productos con la marca en infracción. La razón fundamental es que un usuario medio no puede distinguir desde su operación por medio mecanismos informáticos, si se trata de un producto con marca falsa o no.
Ya no se trata de responsabilidad indirecta, como facilitador de actos en infracción a las marcas, imputables a los responsables de las plataformas de venta on line, con acciones que realizan terceros comerciantes. En esta definición legal de diciembre de 2022 hay responsabilidad directa a partir del conocimiento efectivo de la infracción, en tanto la plataforma es un prestador de servicios de “la sociedad de la información” (típica expresión europea). Se referencia en este caso al art. 17 Directiva UE 2019/790.
Con estos pronunciamientos el color rojo en la suela de zapatos de taco se va fortaleciendo como marca de alcance global, sin lugar a dudas. Sin dudas que resulta interesante pensar qué pasaría con suelas de otro color que los competidores de Loubutin comenzaran a utilizar...
Texto de la sentencia en español
Links para profundizar el estudio:
http://espiral21.com/palo-judicial-a-amazon-por-zapatos-falsificados/
https://eu.christianlouboutin.com/pt_en/
Se pueden ver diversos zapatos “pumps” del diseñador Loubutin con la suela rojaj que constituye su marca más conocida:
https://eu.christianlouboutin.com/pt_en/ladies/shoes/pumps/
Imagen superior tomada de la web de la firma de abogados de Amsterdam “HOOGENRAAD & HAAK”:
https://www.hoogenhaak.nl/en/insights/louboutins-red-sole-a-valid-trademark-after-all
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