Sentencia del Tribunal de Justicia de la CE de 17 de octubre de 1990.
SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG.
Petición de decisión prejudicial: Bundesgerichtshof - Alemania.
Libre circulación de mercancías - Derecho de marca.
Asunto C-10/89.
Texto
de la sentencia:
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-10/89
Destacamos de la sentencia los siguientes puntos:
“11 Sobre este particular, debe recordarse que el artículo 36 admite las prohibiciones y las restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, con la reserva expresa de que las mismas no deben constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.
12 Según reiterada jurisprudencia, el artículo 36 tan sólo admite excepciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado común en la medida en que tales excepciones estén justificadas en aras de la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad y, por consiguiente, el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial protegido por la legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en el mercado de otro Estado miembro, por el mismo titular del derecho, con su consentimiento o por una persona vinculada con el mismo mediante relaciones de dependencia jurídicas o económicas (véanse, especialmente, las sentencias de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon, 78/70, Rec. 1971, p. 487; de 31 de octubre de 1974, Centrafarm contra Winthrop, 16/74, Rec. 1974, p. 1183; y de 9 de julio de 1985, Pharmon contra Hoechst, 19/84, Rec. 1985, p. 2281).
13 En lo que al derecho de marca se refiere, debe destacarse que este derecho constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos y servicios. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.
14 Por consiguiente, como ha declarado este Tribunal de Justicia en múltiples ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho a usar la marca para introducir por primera vez un producto en el tráfico económico y, de este modo, protegerlo contra los competidores que pretendan abusar de la posición y del renombre de la marca vendiendo productos designados indebidamente con la misma. Con el fin de determinar el alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce a favor del titular de la marca, es preciso tener en cuenta la función esencial de ésta, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia (véanse, especialmente, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. 1978, p. 1139, apartado 7; y de 10 de octubre de 1978, Centrafarm contra American Home Products Corporation, 3/78, Rec. 1978, p. 1823, apartados 11 y 12) .”
Comentario
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, tal como se llamaba en ese tiempo (en adelante TJCE) se pronunció el 17 de octubre de 1990, en el asunto SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG, sobre el equilibrio entre la libre circulación de mercancías y los derechos de propiedad intelectual, en concreto las marcas.
El caso se originó en una disputa entre dos empresas de café. HAG GF AG, una empresa alemana, era propietaria de la marca registrada "HAG" para el café. CNL-SUCAL NV, una empresa belga, comenzó a importar café de una empresa que no estaba autorizada por HAG a usar la marca registrada. HAG demandó a CNL-SUCAL por infracción de marca registrada.
Este caso, conocido como “Hag II”, tiene como origen otro, en torno a la misma marca, llamado Hag I, suscitado sobre la base de hechos de tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Respecto del Hag I, diremos suscintamente lo siguiente. La empresa con todo su patrimonio, que comercializaba los productos de café de la marca Hag, se vieron sujetos a un procedo en Bélgica de incautación como bien del enemigo. El origen de Hag era alemán. En Bélgica la empresa con marca Hag fue enajenada a alguien distinto del titular alemán y, sobre la base de dichas circunstancias, en definitiva se entendió que podía circular la misma marca, para los mismos productos, sin considerar la calidad de marca notoria que podía tener Hag en Europa de su tiempo. (Asunto “Hag I” (Van Zuylen Freres vs. Hag AG) (tjce. Sentencia del 3 de julio de 1974, Asunto 192/73) )
Volviendo al caso Hag II, de la sentencia de 1990. encontramos que surge un enfrentamiento de intereses, como decíamos, entre la sociedad belga cnl-Sucal – a la sazón titular de tecnología y marca HAG en Bélgica - y la sociedad alemana Hag GF AG. Esta última fabrica y comercializa café descafeinado según un proceso descubierto por ella misma. En la República Federal de Alemania, Hag GF AG es titular de numerosas marcas, desde 1907, siendo la identidad central la expresión Hag, de todos sus signos distintivos, históricamente, comercializando por distintos países europeos, particularmente los vecinos de Alemania, como Bélgica. Luego de que Café Hag SA fue incautada como bien del enemigo en 1944 se enajenó dicha marca a los Van Oevelen. Asimismo, en 1971, Café Hag SA cedió todos sus marcas en Benelux a la sociedad Van Zuylen Frères de Lieja. De esta última proviene la sociedad anónima cnl-Sucal NV, por transformación y cambio de denominación social. En fin: misma marca, distinto titular, demasiado vecinos como para que no hubiera problemas. El detonante fua la importación de café descafeinado marca “Hag”. Se planteó que se trataba de una marca notoria.
El Juez a cargo del proceso marcario,presentó sus interrogantes respecto de la verdadera “colisión” entre la libre circulación de mercaderías (en el caso el café descafeinado) y el derecho de marcas (el café tenía como marca Hag, que pretendía circular en un territorio donde el productor no era el titular de la marca).
En definitiva, el TJCE analizó el tema agotamiento del derecho de la marca. Entendió que
si bien los intereses en juego eran de igual importancia, tanto el de HAG en proteger su marca registrada, como el de CNL-SUCAL en importar y vender café sin tener que pagar una licencia a HAG, prevalecía el interés en proteger la libre circulación de mercancías como más importante que el interés de HAG en proteger su marca registrada.
Expresó el Tribunal de Justicia que el derecho de propiedad intelectual no puede fundamentar una restricción injustificada a la libre circulación de mercancías, y que el interés en proteger la libre circulación de mercancías es a menudo más importante que el interés en proteger los derechos de propiedad intelectual.
La sentencia del TJCE en el caso CNL-SUCAL NV es importante porque establece que las restricciones a la libre circulación de mercancías, incluso si se justifican por motivos de interés público, deben ser proporcionadas. En este caso, la prohibición de importar y vender el café descafeinado no era proporcionada porque no existía ningún riesgo de confusión entre el café de CNL-SUCAL NV y el café de HAG GF AG.
La sentencia del TJCE en el caso CNL-SUCAL NV ha sido seguida en otros casos, y ha contribuido a garantizar la libre circulación de mercancías en la Unión Europea.
LINKS para profundizar:
“El declive de la doctrina del origen común de las marcas tras el caso "Hag II". Comentario a la sentencia del TJCE de 17 de octubre de 1990, as. C-10/89. SA. CNL.-Sucal v. HaG, «Hag II»)”, LUIS ALBERTO MARCO ÁRCALA
“El agotamiento del derecho a la luz del derecho comunitario. Unión Europea y Comunidad Andina”, Carolina Barragán, Miguel Ceballos, Diana Marín y Oscar Tamayo
Revista la propiedad inmaterial n.º 16 - noviembre de 2012 - pp. 225 – 280.
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3271
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