domingo, 15 de julio de 2018

Equilibrando poderes del mercado: “Essential Facilities Doctrine”

Nos interesa la “Essential Facilities Doctrine” en tanto se aplica al caso de los derechos de propiedad intelectual, en supuesto de posición dominante. No obstante, queda claro que se trata de un concepto de aplicación legal para el caso de cualquier tipo de poder de mercado que someta a los operadores a las decisiones – eventualmente arbitrarias o anticompetitivas – de quien lo detenta.

Presentaremos su concepto general.

Se la conoce en español por su traducción literal “Doctrina de las facilidades esenciales” o, más conceptualmente, se la llama también “Doctrina de los insumos esenciales”.

Específicamente, se trata de analizar la viabilidad del derecho de acceso a una facilidad esencial (a una necesidad real que tiene un operador económico...) cuando esta facilidad está controlada por otro operador competidor. Se parte de que el derecho al control por parte del operador que lo detenta es legal, lo que se cuestiona es la manera como se ejerce ese derecho.

En el caso de los derechos de la Propiedad Intelectual puede plantearse esa discusión con relativa frecuencia, de forma particularmente sensible en el caso de algunas patentes de invención.

Es dentro del ámbito de la Defensa de la Competencia donde, como siempre, debe partirse de la definición del mercado relevante. Determinado este, se valorará la relación de necesidad del recurso detentado por uno o pocos (monopolio u oligopolio...) en relación con las necesidades generales.

La aplicación de esta llamada “doctrina” parte de la base de ciertas circunstancias que deben demostrarse
a control de la instalación esencial por el titular de un monopolio;
b imposibilidad de un competidor para duplicar práctica o razonablemente dicho recurso esencial;
c negativa de quien controla el recurso a su uso por un competidor; y
d posibilidad o viabilidad de instalación de los competidores (sin que implique exclusión definitiva de su actual titular)
La jurisprudencia norteamericana en un pronunciamiento llevado a cabo por la USSC (United States Suprem Court) agregó una quinta circunstancia:
e que no exista supervisión de una agencia reguladora con poder para obligar al acceso, en el caso que se trate. (Autos Verizon v Trinko, 540 US 398 (2004) ).

Esta doctrina se origina en los Estados Unidos, expandiéndose su aplicación al continente europeo con mucha fuerza. Mientras la admisión sigue siendo debatida en muchos casos, en USA, en la Unión Europea como doctrina fue incorporada formalmente tanto en la teoría como en la práctica.

En la Unión Europea se incluye el tema expresamente en el Documento Guía para el caso de abuso de posiciones de dominio aprobado en el año 2009, sin desconocer el derecho básico de los empresarios de elegir con quién negociar. El Documento al que nos referimos es el denominado “Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes” (Texto pertinente a efectos del EEE) (2009/C 45/02) (abajo dejamos el link).

En este documento se trata el tema particularmente en el numeral 17. Transcribimos las consideraciones, dentro del literal “Expansión o entrada” pertinentes a continuación.

“b)   Expansión o entrada

16 La competencia es un proceso dinámico, por lo que una evaluación de las presiones competitivas que experimenta una empresa no puede basarse únicamente en la situación del mercado existente. También es pertinente el impacto potencial de la expansión de los competidores existentes o la entrada de competidores potenciales, incluida la amenaza de tal expansión o entrada. Si la expansión o la entrada es probable, tempestiva y suficiente, la empresa puede verse disuadida de incrementar los precios. Para que la Comisión considere que la expansión o la entrada es probable, debe ser suficientemente rentable para el competidor o para el nuevo operador, teniendo en cuenta factores tales como los obstáculos a la expansión o a la entrada, las probables reacciones de la empresa presuntamente dominante y de otros competidores, y los riesgos y costes del fracaso. Para que la expansión o la entrada se considere tempestiva, debe ser suficientemente rápida para disuadir o impedir el ejercicio de un poder de mercado sustancial. Para que la expansión o la entrada sea considerada suficiente, no puede ser una simple entrada a pequeña escala, por ejemplo en cierto segmento del mercado, sino que debe ser de una magnitud capaz de disuadir de cualquier intento de incrementar los precios por parte de la empresa presuntamente dominante en el mercado de referencia.

17 Los obstáculos a la expansión o a la entrada pueden presentar diversas formas. Pueden ser obstáculos legales, tales como aranceles o contingentes, o pueden consistir en ventajas disfrutadas específicamente por la empresa dominante, tales como economías de escala y alcance, acceso privilegiado a insumos esenciales o recursos naturales, tecnologías importantes (10) o una red de distribución y venta asentada (11). También pueden incluir los costes y otros impedimentos, por ejemplo resultantes de efectos de red, a los que se enfrentan los clientes al cambiar a un nuevo proveedor. La propia conducta de la empresa dominante también puede crear obstáculos a la entrada, por ejemplo si ha realizado inversiones importantes que tendrían que ser igualadas por los nuevos operadores o por los competidores (12), o si ha concluido con sus clientes contratos a largo plazo que producen efectos de exclusión apreciables. Unas altas cuotas de mercado persistentes pueden ser señal de la existencia de obstáculos a la entrada y a la expansión.”


(10) Asunto T-30/89, Hilti/Comisión, Rec.1991, p. II-1439, apartado 19.
(11) Asunto 85/76, Hoffmann-La Roche/Comisión, Rec. 1979, p. 461, apartado 48
(12) Asunto 27/76, United Brands Company y United Brands Continentaal/Comisión, Rec. 1978, p. 207, apartado 91.


En definitiva, se trata de una teoría de aplicación excepcional, “exceptional remedy”, para cualquier situación de abuso de dominio, que desde su origen tuvo por escenario abusos en materia de ejercicio de derechos de la propiedad intelectual. Para su aplicación corresponde valorar especialmente el impacto que la medida pueda tener en la innovación o el daño ulterior a los intereses de los consumidores.



Dejo estos LINKs para complementar el tema:

UE. Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes (Texto pertinente a efectos del EEE) (2009/C 45/02
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC0224(01)&from=EN

OECD, “THE ESSENTIAL FACILITIES CONCEPT”
http://www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf

PITOFSKY, Robert, PATTERSON, Donna, HOOKS, Jonathan, “The Essential Facilities Doctrine Under United States Antitrust Law ” (2002)
https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1342&context=facpub

MASSADEH, Ali A., “The Essential Facilities Doctrine Under Scrutiny: EU and US Perspective”, UEA Law Working Paper No. 2011-AM-1, 41 Pages Posted: 12 Jan 2011
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1738326



Imagen: Autumn Evening, Ferdinand Hodler, Suiza, 1853 - 1918

miércoles, 11 de julio de 2018

Sobre las Rifas en el Uruguay y su régimen jurídico

Todo el tiempo vemos que se realizan rifas, varias veces nos preguntan...
Tengamos presente la normativa legal y reglamentaria para que nuestros clientes hagan las cosas bien. Acá van algunos comentarios.

Lo primero: la norma legal vigente en este tema, DL Nº 14.841 de de 22 de noviembre de 1978, Ley sobre Juegos de Azar. Más abajo la transcribimos.

(Revisar la información de la DNLQ – Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, verificando siempre en el web de IMPO, para mayor seguridad -
http://www.loteria.gub.uy/Resoluciones/RIFAS_Instructivo%20Rifas%20menores%20a%202000%20UR.pdf)

Ahí vemos que hay toda una serie de documentos e información necesaria a los efectos de cumplir con la comunicación de los Juegos, Rifas, Suertes, Apuestas Públicas y similares inferiores a 2000 U.R, tal como disponen la ley y su reglamentación, que son los autorizados.

Ver al respecto el mismo artículo 1º de la referida Ley, cuyo texto establece lo siguiente:

“Artículo 1 Quedan autorizados los juegos, suertes, rifas, apuestas públicas y similares, siempre que se trate de premios que no consistan en dinero y que la emisión no supere el equivalente en nuevos pesos a 2.000 (dos mil) Unidades Reajustables (Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968).”

La indicación respecto de qué presentar se encuentra en Internet, web de la DNLQ:
INSTRUCTIVO DE COMUNICACIÓN DE: JUEGOS, RIFAS, SUERTES, APUESTAS PÚBLICAS Y SIMILARES INFERIORES A 2000 U.R. [ Dos Mil Unidades Reajustables]”
http://www.loteria.gub.uy/Resoluciones/RIFAS_Instructivo%20Rifas%20menores%20a%202000%20UR.pdf

Y por ahí vamos bien encaminados...



Normas aplicables al tema:

Ley Nº 14.841, de 22 de noviembre de 1978, Ley sobre Juegos de Azar.
https://www.impo.com.uy/bases/decretos-ley/14841-1978
Decreto 192/984 de 23 de mayo de 1984
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/192-1984
Decreto 300/989 de 28 de junio 1989
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/300-1989/1



Ley Nº 14.841, de 22 de noviembre de 1978, Ley sobre Juegos de Azar.

Artículo 1 Quedan autorizados los juegos, suertes, rifas, apuestas públicas y similares, siempre que se trate de premios que no consistan en dinero y que la emisión no supere el equivalente en nuevos pesos a 2.000 (dos mil) Unidades Reajustables (Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968).

Artículo 2 El Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe de la Dirección de Loterías y Quinielas y de la Inspección General de Hacienda por resolución fundada, podrá autorizar la realización de juegos, suertes, rifas, apuestas públicas y similares, siempre que se trate de premios que no consistan en dinero y cuya emisión supere el valor establecido en el artículo precedente y toda vez que los beneficios se destinen a la construcción, reparación o equipamiento de locales hospitalarios, docentes oficiales, o al financiamiento de viajes de estudio de alumnos de institutos de enseñanza superior que hayan sido autorizados oficialmente.
Aún cuando los beneficios no se destinen a las finalidades específicamente previstas en el inciso precedente, podrán excepcionalmente autorizarse aquello actos, siempre que la peticionante sea una institución de beneficencia o docente privada, de reconocida trayectoria y que la obra proyectada posea un alto contenido social.
Igualmente en los casos previstos en este artículo deberán cumplirse las normas pertinentes de las Administraciones Municipales.
A los efectos de esta ley, los establecimientos de enseñanza privada habilitados para dictar cursos a los que se le otorga validez oficial, quedarán equiparados al régimen establecido para los locales docentes oficiales.

Artíciulo 3 El informe de la Dirección de Loterías y Quinielas a que se refiere el artículo anterior, deberá establecer, en forma circunstanciada, la incidencia que el acto proyectado pueda tener en la venta de la lotería nacional.

Artíiculo 4 En ningún caso podrá realizarse más de un acto por año, de los mencionados en los artículos 1º y 2º de la presente ley, contando a partir de la fecha de su finalización, cuando se trate directa o indirectamente del mismo beneficiario.

Artículo 5 Las disposiciones de los artículos anteriores son aplicables a la realización de juegos, suertes, rifas, apuestas públicas y similares, cualquiera sea el mecanismo que se le dé a dicho acto y la denominación que se le otorgue, tanto al mismo como a la documentación que habilite a participar en él.
No obstante, no serán aplicables a las actividades hípicas, de casinos y a los juegos de loterías y quinielas, organizadas por la Dirección de Loterías y Quinielas, los cuales se regirán por las disposiciones pertinentes.

Artículo 6 La documentación que habilite a participar en los actos a que hacen referencia el artículo 2º de la presente ley, deberá ser intervenida por la Dirección de Loterías y Quinielas.

Artículo 7 Compete a la Inspección General de Hacienda el contralor de los juegos, suertes, rifas, apuestas públicas y similares a que hacen mención el artículo 2º de esta ley, así como la fiscalización de la aplicación a sus fines específicos de lo recaudado, en la forma que determine la reglamentación.
Podrá así mismo, ejercer semejantes cometidos en cuanto a los actos comprendidos en el artículo 1º.

Artículo 8 El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo relativo a la forma en que se efectuará la recaudación y computación, titulación de los premios a otorgarse, prorrateo porcentual de lo recaudado entre el beneficiario y demás personas físicas y jurídicas que hayan tenido participación en el evento, requisitos a cumplir por éstas, documentación y libros a exhibir.

Artículo 9 En todo sorteo relativo a los actos comprendidos en el artículo 2º, será obligatoria la intervención de escribano público.
Podrá asimismo, exigirse tal intervención para los sorteos comprendidos en el artículo 1º.

Artículo 10 Las violaciones a la presente ley y su reglamentación serán sancionadas con una multa en nuevos pesos que oscilará ente un equivalente de 100 (cien) a 2.000 (dos mil) Unidades Reajustables (Ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968), sin perjuicio de la prohibición inmediata del juego,
suerte, rifa, apuesta pública o similares.
La sanción aparejará, además, el decomiso de los bienes ofrecidos como premios y cuando esto no fuere posible, el valor equivalente a ellosincrementará el monto de la multa.
Serán solidarios responsablemente por la infracción, las personas físicas o jurídicas que la hayan cometido.

Artículo 11 Lo dispuesto en la presente ley no afecta las disposiciones vigentes sobre represión de juegos de azar.

Artículo 12 La autorización a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, caducará a los sesenta días contados a partir de la fecha de su otorgamiento, si dentro de ese plazo el acto autorizado no ha tenido
principio de ejecución.
En casos especiales debidamente justificados, podrá el Ministerio de Economía y Finanzas, siempre que se solicitare dentro de dicho término, conceder una prórroga por un máximo de hasta otros sesenta días.

Artículo 13 Comuníquese, etc.





Wassily Kandinsky, "Composición 8", 1866 - 1944

lunes, 9 de julio de 2018

Sobre ofertas de juegos de azar de fuera del Uruguay, vía Internet o plataformas

Cada vez llegan más ofertas o posibilidades para jugar en esas loterías tan famosas que uno escucha en las noticias... Euromillones, Euroloto, entre otras.

Mejor no se tienten. Sin autorización del Estado, es ilegal el ejercicio de esa actividad empresarial en nuestro país. Sin perjuicio de que Uruguay no está en la lista de territorios a cuyos residentes las propias empresas le prohíben participar. Por ese lado, no hay impedimento alguno, el Uruguay no está en ninguna “lista negra”. Sin embargo, en el Uruguay solamente tiene autorización Supermatch. (https://www.supermatch.com.uy/)

Por otra parte, si juegan igual y llegaran a tener la suerte de obtener un premio cuantioso, luego tendrán el problema de cómo cobrarlo (alquien de confianza en el exterior...??? ). El lío será para hacerse de ese dinero en Uruguay. El decreto reglamentario establece que los medios de pago electrónico controlados por el BCU no autorizarán ninguna transacción que involucre premios o movilización de fondos referida a esta actividad realizada sin autorización. Es decir, control de lavado de activos e inclusión financiera mediante, se procura el cumplimiento de la norma nacional. Está bien el control para que las leyes nacionales se cumplan, por algo están sancionadas... Luego, la discusión sigue vigente respecto de las razones que dan base a la ley... Ese es otro tema.

Decreto reglamentario de la norma que mencionaremos a continuación:
http://www.loteria.gub.uy/Resoluciones/4390_21122017.pdf

Por supuesto que cuando uno viaja y juega a la lotería u otro cualquier juego de azar en el país que va, no hay inconveniente alguno... por ningún lado. Sólo el tema, para el eventual venturoso momento de ganar una suma importante, de los controles de lavado de activos de la transferencia bancaria de fondos y el pago de los tributos correspondientes en Uruguay. Digo lo de la suma importante porque, hasta cierto valor de premio es mejor gastarlo donde sea que lo hayan ganado... :-) :-)... eso haría yo...

La regulación legal de loterías y demás juegos de azar en el Uruguay comenzó en una ley de fines del siglo XIX, La Ley Nº 1595 de 16 de diciembre de 1882, que prohíbe los juegos de suerte o azar o de fortuna o “que intervenga envite” a excepción de la Lotería y Rifas Públicas.

A lo largo de los años, manteniendo siempre la potestad exclusiva del Estado para la iniciativa y regulación de los juegos de azar, se ha reglamentado con más detalle el tema. El mundo de las plataformas de Internet, así como los desarrollos de loterías del ámbito privado en otras jurisdicciones territoriales del mundo, también ha llevado a plantearse políticas sobre dichos casos.

Para todo lo que sean servicios relacionados de cualquier manera con juegos de azar o apuestas on line, rige el artículo 244 de la Rendición de Cuentas del año pasado, Ley Nº 19.535 de 25 de setiembre de 2017. Su texto dice lo siguiente:

“Artículo 244 Declárase que la prestación de servicios a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares referidas a juegos de azar o apuestas on line, se encuentra alcanzada por el principio de ilegalidad previsto por el artículo 1 de la Ley N° 1.595, de 16 de diciembre de 1882, sin perjuicio, exclusivamente de la facultad conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 19 de la Ley N° 17.453, de 28 de febrero de 2002, de organizar certámenes de pronósticos de resultados deportivos internacionales, así como de las habilitaciones específicas otorgadas por la autoridad competente hasta la fecha. Se interpreta que los juegos de casinos y salas, tales como póker, ruleta, slots, entre otros creados o a crearse, están absolutamente prohibidos en su modalidad a distancia (on line, virtuales o semejantes) y en cuanto a su modalidad presencial siguen vigentes las excepciones establecidas por la ley, así como las autorizaciones otorgadas de acuerdo a la misma.”

Esta disposición es la base de interpretación respecto de que, en Uruguay, los juegos de casinos y salas (sea ruleta, póker, slots o cualquier otro) están totalmente prohibidos en su oferta a distancia, sean estos on line, virtuales o cualquier otra modalidad semejante que exista o pueda existir.
Asimismo, el artículo 245 de esta misma Ley establece que se faculta al Poder Ejecutivo a adoptar diversas medidas preventivas y sancionatorias para evitar la proliferación de actividades de comercialización de juego a través de Internet, en especial el bloqueo de acceso a sitios web, de flujos financieros, así como la prohibición de comunicaciones comerciales, patrocinio y publicidad de juegos no autorizados.

El decreto de 21 de diciembre de 2017 establece la reglamentación de estas disposiciones.
http://www.loteria.gub.uy/Resoluciones/4390_21122017.pdf

En ejercicio de tales facultades, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas ha dispuesto el bloqueo de varios nombres de dominio, comunicando a la URSEC su decisión, como por ejemplo acá:
http://www.loteria.gub.uy/Resoluciones/Resolucion_187_2018.pdf



Ya que hablamos de apuestas referidas a pronósticos de resultados deportivos, no quiero dejar pasar la referencia a esta norma de algún tiempo atrás
Ley Nº 17.243, de 28 de febrero de 2002
“ Artículo 19.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, a organizar certámenes de pronósticos de resultados deportivos internacionales y juegos de azar realizados en Internet, con otorgamiento de premios en dinero o en especie, los que quedarán comprendidos en cuanto a su administración y recepción de apuestas por lo dispuesto en el Decreto-Ley Nº 15.716, de 6 de febrero de 1985.
La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, por resolución, deberá dictar en cada caso, las normas necesarias para cumplir con el control y fiscalización que le compete y también determinar qué registros y documentación serán imprescindibles a los mismos fines.”



Wassily Kandinsky, "Amarillo, Rojo, Azul" 1866 - 1944

domingo, 8 de julio de 2018

Derechos del solicitante de Patente de Invención ¿qué tanto cambió?

Cinco años atrás se modificó el artículo 99 de la Ley Nº 17.164 de 2 de setiembre de 1999, de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales (en adelante Ley de Patentes). Se trata de un artículo referido al accionamiento del titular de la patente que, por remisión, se aplica también a las facultades del titular de modelos de utilidad y diseño industrial.

Revisé el tratamiento legislativo en comisión en el caso de ambas normas legales y en ningún caso encontré referencias que informen o fundamenten la norma legal, ni su modificación respectivamente. En el proceso correspondiente al texto original de la Ley de setiembre de 1999 se aprobó por unanimidad en comisión, sin pronunciamiento alguno.

Desconozco cuál fue la razón del Poder Ejecutivo que llevó a tal modificación.



Comparemos los textos.

TEXTO Actual, dado por Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013, artículo 196.

"Artículo 99.- El titular de una patente podrá entablar las acciones correspondientes contra quien realice actos en violación de los derechos emergentes de la misma.
Cuando el derecho perteneciere a varios titulares cualquiera de ellos podrá entablar las acciones pertinentes.


TEXTO Original de la ley 17.164 de 2 de setiembre de 1999 (destacando en cursiva el texto que ya no está vigente.)

“Artículo 99.- El titular de una patente podrá entablar las acciones correspondientes contra quien realice actos en violación de los derechos emergentes de la misma y podrá inclusive reclamar una indemnización por aquellos actos realizados entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente.
También podrá reclamarse indemnización por los actos lesivos realizados desde la presentación de la solicitud, en los casos en que el infractor obtuviera por cualquier medio, conocimiento del contenido de la misma antes de su publicación, teniendo en cuenta la fecha de comienzo de la explotación.

Cuando el derecho perteneciere a varios titulares cualquiera de ellos podrá entablar las acciones pertinentes.


PRIMERO, veamos unos conceptos básicos.

¿Cómo nace el derecho del titular de la patente?
El derecho del titular de la patente nace cuando el Estado (más tarde o más temprano, según el ritmo de trabajo que tenga la oficina correspondiente en cada época) resuelve, a través de un acto administrativo, que la solicitud de patente presentada cumple con los requisitos legales.
Es decir: ayer, hoy y siempre, si no hay declaración administrativa no existe el derecho.
Al respecto dice el texto del artículo 3 de la Ley de Patentes:
“Artículo 3.- El derecho conferido al inventor o al diseñador por una patente nace con la resolución que la concede, sin perjuicio del derecho de prioridad y de aquéllos que emergen de la presentación de la solicitud.”

¿Cuánto tiempo dura?
La norma clave al respecto es el artículo 21, cuyo texto dice lo siguiente.
“Artículo 21.- La patente de invención tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de la solicitud.”
De manera que desde que se presenta la solicitud de patente hasta que se concede el solicitante no es titular. Por lo tanto, no tiene derechos para ejercer como tal. Tiene una expectativa de derechos, sujeta a la condición de que efectivamente el Estado le concede derechos. No puede ejercer derechos como titular de patente de invención porque no tiene título acreditante.

Posteriormente viene la resolución administrativa.
Si no concede la patente, el solicitante no es considerado titular de derechos monopólicos, nunca tuvo nada ni lo tendrá sobre la base de la solicitud denegada.
Si se concede la patente, rige el artículo 21. Surge la posibilidad de ejercer derechos monopólicos en un lapso que se cuenta desde tiempo anterior a la fecha de concesión... muchas veces desde mucho tiempo antes. Imaginemos que el trámite de patentamiento pueda haber durado cinco o seis años (hay trámites que han durado mucho más).

Entonces: ¿puede el titular de la patente reclamar por derechos monopóllicos contra terceros por actos realizados durante el tiempo en que no los tenía? ¿Por qué no? La ley atribuye derechos durante todo el plazo, no hay una disminución expresa... Pero es claro que no puede reclamar, no puede realizar ninguna acción como titular de la patente mientras no lo sea.

Pensando en un plano de buena fé de tercero que utiliza tecnología que un solicitante ha presentado para obtener la patente, hay una serie de normas generales para aplicar. Se aplica el principio “la ignorancia de la Ley no es excusa”. Además respecto del “comerciante”, sea persona física o jurídica, es dable exigir, en la medida de la actividad más o menos compleja que se trate, que se trata de un “profesional habitual”... Es decir: que si un empresario emplea una tecnología sin buscar en el Registro de Patentes la posibilidad de que haya un titular o sin tener en cuenta que podría haberlo, es porque no hizo una búsqueda posible. De igual manera, frente a un eventual reclamo (cuando exista el derecho) no puede decir que no le corresponde porque no sabía, porque de la dinámica de la ley de patentes (como de cualquier otra ley) no puede desentenderse solo por no saber...

Es decir: hay derechos que corresponden al lapso durante el cual se tramite la patente, solo que no se pueden ejercer durante ese mismo tiempo, porque no hay título válido al efecto.

No cabe dudas que corresponde que el titular, en todo caso, ponga en conocimiento de tal circunstancia al mercado en general y a quien pueda ser un eventual infractor, en particular. Nos referimos a la famosa noticia “P.P.”: Patente Pendiente, Patent Pending en inglés.

A lo sumo, podría distinguirse entre el tiempo durante el cual la tecnología cuya patente se tramitaba estuvo en reserva (siendo legalmente imposible conocerla) y el lapso a partir del cual se hizo pública, accesible. La haya o no conocido el eventual infractor.

Hasta acá NO TIENE INCIDENCIA ALGUNA la modificación realizada en el artículo 99


SEGUNDO. Analicemos si el texto previsto en el artículo 99 original, implicaba algún tipo de facultad o derecho subjetivo creado por la Ley expresamente para el solicitante de patente.

Adelanto que la respuesta, a mi entender, es: no.

No hay un solicitante como “titular de derechos especiales”, ni en nuestra legislación anterior, ni en el Derecho Comparado.

Cuando el inciso 1 de la derogada redacción del artículo 99 hacía referencia a reclamar indemnización, atribuye ese derecho al titular de una patente, no al solicitante. Y para que haya titular de una patente hay que tener la resolución administrativa. De manera que ese derecho como tal no existía antes hasta la resolución.

¿Fue derogado hoy ese derecho correspondiente al titular de la patente? NO. Porque lo que no está prohibido, está permitido. Y, mientras no se haya disminuído el plazo de duración de los derechos que por obligaciones internacionales es tal cual lo que dice el artículo 21, SEGUIRÁ TENIENDO DERECHOS EL SOLICITANTE.

En cuanto al inciso segundo del artículo 99, lo ya derogado hablaba de una indemnización contra actos lesivos, anteriores a la existencia de la resolución administativa que concede derechos monopólicos al inventor, que implicaran un acceso ilegal, en infracción, a la información comercial de una persona. Es decir: no tenían relación directa con el escenario de derechos de patente. Porque esté o no previsto en una norma jurídica expresamente, cualquier persona que “obtuviera por cualquier medio, conocimiento del contenido de una patente antes de su publicación”, si vulnera con actos encaminados a tal fin el secreto comercial tiene normas civiles y penales por las cuales responder. Nada tiene que ver este caso con la eventual circunstancia de que una persona hubiera accedido a un conocimiento tecnológico por su cuenta, por ejemplo, pero LUEGO de que otra persona, con anterioridad, se haya presentado a la Oficina competente y solicitado la patente correspondiente.

Sigue siendo posible que, probado que sea un acto de competencia desleal tal como vulnerar secretos comerciales de competidores, o el acto delictivo de vulnerar secreto profesional, se apliquen las medidas sancionatorias correspondientes. En particular en el caso al que hacía referencia el texto anterior, por aplicacion de las normas generales.

En fin: que una parte de lo derogado es innecesaria para que exista el derecho del titular de la patente y otra parte es de un tema ajeno al ejercicio de derechos del titular de la patente de invención.


TERCERO, entonces: ¿qué sentido tiene la reforma además de poner lógica a la Ley de Patentes? ¿Qué sucedía que podía ameritar la preocupación del legislador (más bien del operador estatal competente...) como para realizar una modificación legal?

Pienso que, dado que el efecto de la reforma no modifica efectivamente derechos ejercidos por el titular de la patente, ni tampoco sustancialmente los derechos (la carencia de derechos...) del solicitante, en el caso se ha pretendido corregir alguna práctica o interpretación dada, lejana a la voluntad del legislador y a la lógica del sistema.

La posición especulativa en cuanto a que presentando una solicitud de patente ya hay derecho a ejercer acciones impeditivas, sobre la base de derechos de patente (que no existen siquiera, todavía...), es una de las distorsiones que he visto en la práctica. Aún apoyando defensas a nivel judicial, incluso acogidas.

Ello no tenía antes, como tampoco tiene ahora, base legal en el derecho sustancial de patentes.

En este sentido, la eliminación de los textos que hoy no incluye el artículo 99 de la Ley de Patentes, contribuye a la claridad, sin haber eliminado facultades al solicitante que, ni tenía ni tiene hoy.

Entendida una expectativa a la adquisicion de un derecho de manera general, por otra parte, tampoco hay impedimento legal para intentar algún tipo de protección. De todas maneras, la probabilidad de adquisición de un derecho (patentes) ameritaría toda una serie de pruebas y contracautelas que no hacen demasiado favorable ni económicamente fácil (más bien riesgoso...) un accionamiento así.



EN DEFINITIVA: el solicitante de patente, en realidad, sigue estando tan desprotegido como siempre.

Entiendo que, en todo caso, quien fue solicitante de patente al ser reconocido como inventor, quien puede ejercer algún tipo de acciones porque detenta facultades legales. La pretensión de defensa de una “patente que no existe” no es lógica, no es legalmente posible, en tanto no haya un pronunciamiento definitivo que defina si amerita o no el reconocimiento de titularidad la solicitud presentada ante la Oficina competente.

La reforma introducida en el artículo 99 de la Ley de Patentes aclara este alcance, no innova en el estatuto del solicitante de patente.

El único lapso que podría quedar ajeno a las posibilidades concretas de reclamo de un titular de patente, dentro del período que va desde la presentación de la solicitud hasta la resolución administrativa que concede la patente, a la hora de fijar daños y de callificar la actitud del infractor sería el que va hasta la efectiva publicación de la patente. De todas maneras esa posibilidad no ha de tener lugar más que en el caso de que por resolución administrativa sea concedida la patente solicitada.

Como todo es casuística en el Derecho de la Propiedad Intelectual, habrán situaciones, tiempos, tecnologías, circunstancias que puedan modificar este principio general que afirmamos.


Base de datos de patentes del Uruguay, a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
http://179.27.61.34:8180/pamp/

http://179.27.61.34:8180/pamp/patent/index




"Forest Brook At Leissingen", Ferdinand Hodler, Suiza, 1853 - 1918




Competencia desleal: actual regulación internacional en el AADPIC

El marco que determina la regulación internacional del derecho contra los actos de competencia desleal se encuentra en el Apéndice 1C del Tratado de Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante AADPIC, en inglés TRIPs).

No solamente se trata de protección internacional para todos quienes se ven perjudicados por actos de competencia desleal de operadores de mercado, privados o públicos, en los Estados Miembros de la OMC. Recordemos también que, en tanto sean normas autoejecutivas, son de directa aplicación en el país por los naiconales.

Son varias las disposiciones que podemos destacar. Podemos distinguir entre la norma básica y la referencia a situaciones particulares.


Norma básica.

Entre ellas, el punto de partida indudable es el fundamento, que reenvía al Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial y contra los actos de competencia desleal, de 1883 (en adelante CUP), artículo 10bis. En el contexto AADPIC, cuando se hace referencia al CUP se refiere al Acta de Estocolmo de ese Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Este tema en particular, prohibición de actos de competencia desleal y obligación de los Miembros de combatirlos fue incluído desde la revisión de Bruselas 1900 que introdujo la caracterización de actos, sin perjuicio de la revisión de la Conferencia Diplomática de 1967.

No solamente esta norma autoejecutiva es de aplicación en el Uruguay por ser Estado Miembro del CUP, sino también por la inclusión in totum de este “piso” (que desde larga data es obligatorio en nuestro país... dicho sea de paso...) en las normas del AADPIC.

El AADPIC dispone, directamente, la aplicación del CUP en su artículo 2, cuyo texto dice lo siguiente:

“Artículo 2 Convenios sobre propiedad intelectual

1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).

2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. ”

De esta manera, los textos sustanciales del CUP tendrán el mismo rango y su cumplimiento queda sometido a los mismos controles del sistema de la OMC que todos los demás

Reiteramos las disposiciones del CUP en materia de Competencia Desleal, cuya norma base, el artículo 10 bis dice lo siguiente:
“Artículo 10 bis [Competencia desleal]
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
3) En particular deberán prohibirse:
1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”


Esta disposición fija un standard mínimo para los Estados a la hora de la elaboración legislativa de disposiciones en la materia, así como una regla de aplicación normativa para los aplicadores del Derecho, el Poder Judicial.

Desde la perspectiva de situaciones o conflictos entre operadores de distintos países, destacamos que también corresponde aplicar al 10ter, que impone el reconocimiento de entidades extranjeras para la defensa de sus derechos.

El texto establece lo siguiente:

“Artículo 10 ter [Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente]
1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10 bis.
2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.”


Referencia a situaciones particulares

El AADPIC incluye disposiciones que persiguen el “free riding” (aprovechamiento abusivo del trabajo ajeno... se traduce como “disfrute libre” en realidad, pero alude a sin autorización, abusando), en el caso de ciertos actos de competencia desleal, en referencia a determinadas actividades o acciones.

Las enumeramos a continuación, transcribiendo la versión en español del texto correspondiente.

Indicaciones geográficas – atículo 22, especialmente el 22.2 AADPIC

“Artículo 22 - Protección de las indicaciones geográficas
1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:
a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).
3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.
4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.”


Información no divulgada – artículo 39, 39.2 AADPIC, Sección 7

“Artículo 39
1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.
2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos10, en la medida en que dicha información:
a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.” (...)



Test data - artículo 39.3 AADPIC

“Artículo 39” (...)
“3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.”



Por más que resulte obvio, no queremos dejar de decir que la circunstancia de que se haya expresamente hecho referencia en el AADPIC a estos tres casos inhiba de su aplicación en otras áreas.

Precisamente, la evolución de su aplicación indica que en temas de mayor difusión contemporánea como la protección del conocimiento tradicional o de los nombres de dominio las normas fundamentales han sido, son, de aplicación.

sábado, 7 de julio de 2018

Se viene reforma integral de Indicaciones Geográficas...


En esta Rendición de Cuentas, cuyo análisis se ha comenzado en el Parlamento, se viene una reforma relevante, integral, del régimen nacional de Indicaciones Geográficas.
Es una puesta al día con lo que viene siendo un sistema más aprovechable, dinamizador del desarrollo, que funciona en Brasil y otros países de la región.
Solamente dejo el texto del PROYECTO... que ojalá se mejore en comisión. Aunque, la experiencia en general es que no se suele cambiar nada de estas disposiciones cuando se "mechan" en una Rendición de Cuentas, sin discusión previa. Formalmente es una renovación total de textos de la Ley 17.011.

Van las normas del PROYECTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS sobre Indicaciones Geográficas y otras tres normas que tienen incidencia en otros aspectos de Propiedad Intelectual (dos, en materia de cobro de la DNPI y una referida a recursos genéticos y conocimiento tradicional que está en el capítulo correspondiente al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente)

PROYECTO de REFORMA sobre INDICACIONES GEOGRÁFICAS, reforma de la Ley 17.011.

ARTÍCULO 137.- Suprímense los numerales 2 y 7 del artículo 99 de la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 193 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, por el artículo 395 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, y por el artículo 189 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013.


ARTÍCULO 138.- Sustitúyese el artículo 73 de la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998, por el siguiente:

"ARTÍCULO 73.- Son protegibles las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia."


ARTÍCULO 139.- Sustitúyese el artículo 74 de la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 335, de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, por el siguiente:

"ARTÍCULO 74.- Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto o servicio como originario de un país, una región o una localidad, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Se entiende por indicación de procedencia el uso de un nombre geográfico en un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción, fabricación o prestación del mismo. Estas gozarán de protección sin necesidad de registro.

El uso de una indicación de procedencia no obsta a su empleo por parte de otros proveedores afincados en el lugar siempre que sea un uso de buena fe y siempre que no genere confusión."


ARTÍCULO 140.- Sustitúyese el artículo 75 de la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998, por el siguiente:

"ARTÍCULO 75.- Se entiende por denominación de origen el nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad, que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos."


ARTÍCULO 141.- Sustitúyese el artículo 76 de la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998, por el siguiente:

"ARTÍCULO 76.- Créanse los registros de indicaciones geográficas y denominaciones de origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sin perjuicio del Registro en la órbita del Instituto Nacional de Vitivinicultura, respecto a indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productores nacionales."


ARTÍCULO 142.- Sustitúyese el artículo 77 de la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998, por el siguiente:

"ARTÍCULO 77.- El uso de una indicación geográfica, denominación de origen o indicación de procedencia está limitado a los productores y prestadores de servicios establecidos en el lugar geográfico del que se trate.

El otorgamiento de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, corresponde al Organismo competente en la materia. En materia vitivinícola nacional es el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Para las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se exigirá, además, el cumplimiento de requisitos de calidad.

El registro de una indicación geográfica o denominación de origen no confiere a su titular derechos exclusivos sobre aquellos términos genéricos o descriptivos que la integren, y no obstará al uso de buena fe por terceros de dichos términos genéricos o descriptivos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79 de la presente ley, se prohíbe todo uso de indicaciones geográficas que constituya un acto de competencia desleal o que sean confundibles con otras registradas o en trámite de registro."


ARTÍCULO 143.- Sustitúyese el artículo 78 de la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998, por el siguiente:

"ARTÍCULO 78.- El nombre geográfico que no constituya una indicación geográfica, una denominación de origen o una indicación de procedencia podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen."


OTRAS DISPOSICIONES PROYECTADAS, referidas a cobro de tributos

ARTÍCULO 144.- Sustitúyese el artículo 337 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, por el siguiente:

"ARTÍCULO 337.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Minería, con el asesoramiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a otorgar exoneraciones, totales o parciales de los tributos fijados por el artículo 99 de la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998, y sus modificativas y por el artículo 117 de la Ley Nº 17.164, de 2 de setiembre de 1999, y sus modificativas, cuando las actividades y servicios que presta dicha Dirección, en materia de signos distintivos, patentes, indicaciones geográficas y denominaciones de origen se suministren a otros organismos públicos, a instituciones que posean acuerdos con la misma o cuando se trate de programas o proyectos de actores sociales promocionados y/o subvencionados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería."


ARTÍCULO 145.- Sustitúyese el artículo 338 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, por el siguiente:

"ARTÍCULO 338.- Facúltase al Ministerio de Industria, Energía y Minería a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a disminuir las tasas cobradas por los servicios que presta, aplicando descuentos de hasta un 90% (noventa por ciento) sobre las mismas a instituciones públicas, pequeñas y medianas empresas, asociaciones y agrupaciones de productores, inventores independientes y centros de investigación, a fin de fomentar la política nacional en materia de desarrollo de la industria, la ciencia, tecnología e innovación.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición."


REFERENCIA A reglamentación SOBRE RECURSOS GENÉTICOS Y DEMÁS, Convenio de Diversidad Biológica

ARTÍCULO 214.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000, por el siguiente:

"ARTÍCULO 22 (Diversidad biológica).- Es de interés general la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, así como el acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios derivados de su utilización, como parte fundamental de la política nacional ambiental y a los efectos de la instrumentación y aplicación del Convenio sobre Diversidad Biológica (1992), aprobado por la Ley Nº 16.408, de 27 de agosto de 1993.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente establecerá medidas de identificación, seguimiento y conservación de la biodiversidad, asegurará la sostenibilidad del aprovechamiento de sus componentes y coordinará con facultades suficientes los cometidos y funciones de otras entidades públicas y privadas en materia de conservación y uso de las especies y sus hábitats, así como en relación con las medidas de cumplimiento y vigilancia de la utilización de los recursos genéticos, derivados y conocimientos tradicionales asociados, de conformidad con el Protocolo de Nagoya aprobado por la Ley Nº 19.227, de 24 de junio de 2014.

Dicho Ministerio podrá determinar las condiciones para el acceso a los recursos genéticos, derivados y conocimientos tradicionales asociados, ubicados en las zonas sometidas a la jurisdicción de la República, así como para la participación en los beneficios de su utilización. Asimismo, sancionará a los infractores, aún por su uso en contravención al régimen legal de acceso del país de origen, cuando éste sea parte del Protocolo de Nagoya.

Quedan excluidos de lo dispuesto en el inciso anterior los recursos genéticos humanos y los recursos fitogenéticos alcanzados por el Anexo I del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, aprobado por la Ley Nº 17.942, de 4 de enero de 2006, siempre que sean utilizados para la alimentación o la agricultura."



Imagen, arriba: "At the foot of the Petit Saleve", Ferdinand Hodler, Suiza, 1853 - 1918


miércoles, 4 de julio de 2018

Normas del AADPIC relativas a la Defensa de la Competencia, su aplicación en Uruguay

El Derecho uruguayo de Defensa de la Competencia de origen nacional, Ley Nº 18.159 de 20 de julio de 2007, se integra también con las disposiciones del AADPIC, Apéndice 1C al Tratado Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, del que Uruguay es país Miembro, aún antes de que se aprobaran las normas de Derecho de la Competencia actualmente vigentes.

El AADPIC es el instrumento multilateral más importante en materia de Derecho de la Competencia internacional, dado el elevando número de Estados Miembros. En este texto, se incluyeron aspectos del Derecho de la Competencia tendiendo a establecer un equilibrio adecuando con los derechos de exclusiva de la Propiedad Intelectual.

Se trata de disposiciones de distinto alcance, autoejecutivas en su medida, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de la aplicación normativa incluso a nivel judicial.

Las normas a las que nos referimos son las siguientes.


Artículo 6

El texto dice lo siguiente:

“Artículo 6 Agotamiento de los derechos
Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. ”

Hace referencia al agotamiento de derechos de la propiedad intelectual aunque no impone una solución a los Estados Miembros, sino que lo deja liberado a su definición política.

Se puede sostener, aunque solamente de manera especulativa, que en la propia filosofía de promover el desarrollo comercial sin barreras se está sustentando el principio de agotamiento internacional de los derechos de la propiedad internacional. No obstante, la evidencia de que no se pudo llegar a una solución negociada al respecto legitima la posición que sea, diversa del agotamiento internacional – sean nacional o regional – que los Miembros quieran establecer.



Artículo 8, especialmente parágrafo 2

El texto dice lo siguiente:

“Artículo 8 Principios
1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.
2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología. ”



El Artículo 8, titulado “principios", reconoce el derecho de los Miembros a adoptar las medidas necesarias para:
• proteger la salud pública o promover el interés público,
• prevenir el abuso de los derechos de la propiedad intelectual por sus titulares o prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o la transferencia de tecnología,
• siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el AADPIC.

Sin dudas es el parágrafo 2 el relevante para el tema que estamos tratando.

El ejercicio de los derechos exclusivos de la propiedad intelectual pueden causar una segmentación del mercado, sobre la base de licencias que restrinjan indebidamente – ilegalmente – el comercio. Se trata de una situación ajena a la lógica de los principios del AADPIC por lo cual, se admite expresamente que los Estados Miembros tomen medidas en consecuencia.

Tales medidas deberán cumplir un principio de “proporcionalidad” derivado de la exigencia de compatibilidad entre las medidas que se dispongan y lo dispuesto en este propio tratado internacional.


Artículo 31, literales b) y k)

El texto dice lo siguiente:

“Artículo 31 Otros usos sin autorización del titular de los derechos
Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos7 de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:”
(...)
“b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos;”
(...)
“f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos;”
(...)
“k) los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan;”
(...)


Esta disposición tiene una importancia fundamental en materia de Derecho de la Competencia, en el contexto del AADPIC.

Si bien concede un ámbito discrecional a los países en los temas de licencias obligatorias, las condiciones que reglamenta presenta un detalle estricto que implica una sólida barrera para la admisión de situaciones anticompetitivas.

En definitiva, básicamente el literal k), impone la aplicación de una visión desde el ámbito doméstico, aunque admite que se conceda licencias obligatorias que sean “principalmente” para el ámbito doméstico, no necesariamente exclusivamente dicho ámbito.


Artículo 40


El texto dice lo siguiente:

“SECCIÓN 8: CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES
Artículo 40
1. Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.
2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece supra, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.
3. Cada uno de los Miembros celebrará consultas, previa solicitud, con cualquiera otro Miembro que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de propiedad intelectual que es nacional del Miembro al que se ha dirigido la solicitud de consultas o tiene su domicilio en él realiza prácticas que infringen las leyes o reglamentos del Miembro solicitante relativos a la materia de la presente sección, y desee conseguir que esa legislación se cumpla, sin perjuicio de las acciones que uno y otro Miembro pueda entablar al amparo de la legislación ni de su plena libertad para adoptar una decisión definitiva. El Miembro a quien se haya dirigido la solicitud examinará con toda comprensión la posibilidad de celebrar las consultas, brindará oportunidades adecuadas para la celebración de las mismas con el Miembro solicitante y cooperará facilitando la información públicamente disponible y no confidencial que sea pertinente para la cuestión de que se trate, así como otras informaciones de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial por el Miembro solicitante.
4. A todo Miembro cuyos nacionales o personas que tienen en él su domicilio sean en otro Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infracción de las leyes o reglamentos de este otro Miembro relativos a la materia de la presente Sección este otro Miembro dará, previa petición, la posibilidad de celebrar consultas en condiciones idénticas a las previstas en el párrafo 3.”



Esta norma se refiere específicamente a aspectos anticompetitivos de licencias, en directa relación con el artículo 8.2 ya transcripto.


Cherry Tree in Bloom,del pintor suizo más famoso del siglo XIX Ferdinand Hodler (1853 - 1918)

lunes, 2 de julio de 2018

Participante del “WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property 2018” (also in English...)

Tuve el honor de ser elegida como participante en el 15 Colloquium para Profesores de Propiedad Intelectual, que se viene realizando en Ginebra, Suiza, organizado por la OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – y por la OMC – Organización Mundial del Comercio -, durante dos semanas en el mes de junio (18 al 29 de junio del 2018).

Fuimos algo más de 25 participantes de distintos países del mundo, de los llamados países “en desarrollo”, situaciones distintas en cuanto a la difusión de la Propiedad Intelectual pero con muchas características comunes como países.

El nivel académico del programa fue excelente. Destaco especialmente el tratamiento del tema Propiedad Intelectual y Salud Pública, así como el bloque sobre recursos genéticos y variedades de plantas, pero realmente en cada uno de los temas pude aprender algo.

Todos los asistentes hablamos sobre algún tema. Fue muy interesante escuchar a los colegas de países que tienen desarrollos en materia de Indicaciones Geográficas, así como Protección del Folklore.

La experiencia de concurrir una semana al edificio de la OMPI y la otra semana al edificio de la OMC también fue sensacional. Es primer nivel del mundo, sin dudas. Y eso también es buena experiencia para nosotros. Los organizadores y su staff impecables en su rol, mucho más todavía de lo que uno espera que serán.

Excelente todo. Estoy sumamente agradecida por la oportunidad, sin cuya beca total no hubiera podido participar.

Además de todo ese conocimiento, traje mil ideas y experiencias para aplicar, además de mi compromiso renovado tanto con la docencia de la Propiedad Intelectual, como con la aplicación de este sector de Derecho para el desarrollo del Uruguay.

Palabras especiales merece la referencia a mis colegas participantes. Fue espectacular conocerlos, parte muy importante de que la experiencia haya resultado exitosa. Los países, además de Uruguay: Australia, Bangladesh, Belarús, Brasil, Colombia, Fiji, China Popular, Indonesia, India, Irán, Kenia, Kyrgistán, Malasia, Moldavia, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Polonia, Slovenia, South Africa, Trinidad y Tobago, Turquía, Uganda, Ucrania, United Kingdom, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zambia. No los olvidaré. Ojalá permanezcamos en contacto y la Propiedad Intelectual o la vida, nos permitan cruzarnos nuevamente.

Por más y mejor Propiedad Intelectual para el Uruguay... seguiremos trabajando!

Abajo fotos de la sala de sesiones en OMPI y en OMC.


And now in english, in case of someone of my new friends one of my new friends wants to read this post...

Participant of the "WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property 2018"


I had the honor of being elected as a participant in the 15th Colloquium for Intellectual Property Teachers, which is being held in Geneva, Switzerland, organized by the WIPO - World Intellectual Property Organization - and by the WTO - World Trade Organization -, for two weeks in the month of June (June 18 to 29, 2018).

We were over 25 participants from different countries of the world, from the so-called "developing" countries, different situations in terms of the dissemination of Intellectual Property but with many common characteristics as countries. The academic level of the program was excellent. I especially emphasize themes as “Intellectual Property and Public Health”, as well as the block on genetic resources and plants varieties, but really in each one of the subjects I could learn something.

All participants talk about a topic, previously prepared. It was very interesting to listen to colleagues from other countries, specially about their developments in the field of Geographical Indications, as well as Protection of Folklore and Traditional Knowledge.

The experience of attending the WIPO building for a week and the other week at the WTO building was also sensational. It is the first level of the world, without doubts. And that is also good experience for us. The organizers and their staff impeccable in their role, more tahn one expects them to be.

Excellent everything. I am extremely grateful for the opportunity, without whose full scholarship I would not have been able to participate.

In addition to all that knowledge, I brought a thousand ideas and experiences to apply, in addition to my renewed commitment both with the teaching of Intellectual Property, and with the application of this sector of Law for the development of Uruguay.

Special words deserves the reference to my colleagues participants. It was spectacular to meet them, a very important part of the experience having been successful. Countries, in addition to Uruguay: Australia, Bangladesh, Belarús, Brazil, Colombia, People's Republic of China, Fiji, Indonesia, India, Iran, Kenya, Kyrgyzstan, Malaysia, Moldova, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Poland, Slovenia, Turkish, South Africa, Trinidad and Tobago, Uganda, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Zambia. I will not forget you guys. I hope we stay in touch and Intellectual Property or life, allow us to cross again.


For more and better Intellectual Property for Uruguay ... we will continue working!



[You know... I liked writing a post in english in my blog. May be I do it again from now, at least for some IP posts! ]

martes, 5 de junio de 2018

Marcas de Caviar uruguayo y su conflicto en Europa

Hace varios meses que se vino dando en el ámbito de la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) el enfrentamiento entre dos marcas de origen uruguayo.

El 4 de enero de 2016, LISECK S.A. (“la solicitante”) solicitó el registro de la marca figurativa, clase 29 “Q Caviar Río Negro”. El 16 de mayo de 2016, Esturiones del Río Negro, S.A. (“la oponente”) presentó una oposición contra la totalidad de los productos de la solicitud (“la marca impugnada”), basada en su marca figurativa de la Unión Europea nº 11 439 395 solicitada el 19 de diciembre 2012 y registrada el 1 de mayo de 2013 y protegida, entre otros, para productos de la Clase 29. Los motivos invocados en la oposición fueron: artículos 8, apartado 1, letra b)y 8, apartado 5, RMUE . Reglamento de Marcas de la Unión Europea.

En primera instancia, fue admitida la oposición,lo que provocó la presentación de un recurso ante la Sala de Recursos EUIPO correspondiente. El pasado 4 de mayo de 2018 tuvo lugar el respectivo pronunciamiento, confirmando la denegación de registro de la marca solicitada en el 2016, haciendo lugar a las objeciones legales presentadas por los titulares de la marca registrada en el 2013.

Invitamos a leer esa resolución:
“04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)”
https://es.scribd.com/document/381059848/Caviar-Uruguayo-1

Caviar Uruguayo 1 by Beatriz Bugallo Montaño on Scribd




Destacamos los siguientes conceptos, citando los párrafos correspondientes


La referencia a las indicación geográfica uruguaya

De las diversas referencias para llegar a conclusiones desde la perspectiva del consumidor europeo, destaco la apreciación de la expresión correspondiente a la indicación geográfica integrada a ambas marcas enfrentadas.

“30 La percepción que se debe tener en cuenta es la del consumidor de la UE normalmente informado, atento y perspicaz del público en general que habla español y tiene conocimiento suficiente del inglés. Así, las palabras “BLACK RIVER” y “RIO NEGRO” serán entendidas por el consumidor pertinente como el nombre de un río sin saber a cuál en concreto se refieren los signos en liza, ya que no hay ningún río grande con este nombre en Europa cuyo saber pueda ser presumible por formar parte de la cultura general europea. Como bien ha explicado la División de Oposición, existen varios ríos con el nombre “Río Negro” en América Latina (Uruguay, Argentina, Brasil). Por lo que, aun en el poco probable caso de saber el consumidor medio de la UE que existe un río negro, la asociación podría ser con el de Argentina o Brasil. El “Río Negro” de Uruguay no es conocido para el consumidor pertinente de la Unión Europea como lugar de origen de caviar como sí que lo son Rusia e Irán, como países, o el mar caspio, como ejemplo de otro tipo de indicación de lugar; y, lo contrario no ha sido probado a lo largo del procedimiento. La documentación en autos no prueba de forma indubitada que el consumidor de la UE que habla inglés y tiene suficiente conocimiento del inglés asociará inmediatamente estos elementos denominativos con el origen geográfico del caviar. Por todo lo anterior, “BLACK RIVER” y “RIO NEGRO” tienen un carácter distintivo normal para todos los productos en liza
31 No consta en los documentos aportados a lo largo del procedimiento de oposición y de recurso que exista una indicación geográfica de Uruguay para los productos en liza “Black River”/”Río Negro” que con arreglo a la legislación de la Unión o el Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, se le deba conferir protección. Por lo que, no procede valorar de forma diferente “Black River”/”Río Negro” presentes en ambas marcas en relación con los productos en liza y las reivindicaciones en este sentido son desestimadas por infundadas. “
(...)
“34 A causa de la coincidencia en los conceptos de “CAVIAR”, “BLACK RIVER”/”RÍO NEGRO” y en la representación gráfica del esturión, las marcas son conceptualmente similares en un grado alto”


La apreciación global del riesgo de confusión

Las conclusiones a las que llega la resolución se formulan desde la regla básica de la apreciación global para apreciar el riesgo de confusión.

“41 La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 y 19; 22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).”
(...)
“44 Las numerosas coincidencias entre las marcas causan una impresión de conjunto similar al público pertinente. Ambas contienen el mismo concepto distintivo de “BLACK RIVER”/”RÍO NEGRO” y, aunque para algunos productos son débiles o no distintivos, como la palabra “CAVIAR” y la representación del esturión. Así, la mayoría de los elementos de las marcas en conflicto están presentes en ambas, a pesar de que estén representados de forma diferente.”



En definitiva, hay riesgo de confusión para el consumidor relevante

Destacamos este párrafo entre diversas aseveraciones fundamentales para la conclusión correspondiente.

“50 Cabe recordar también que el Tribunal de” Justicia ha dejado claro que el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar su alcance (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 12). Por lo tanto, existe también riesgo de confusión cuando el consumidor relevante, aun siendo capaz de distinguir entre dos marcas, piense que los productos/servicios que ambas protegen se ofrecen bajo el control de una única empresa o de empresas vinculadas económicamente. En el caso de autos, incluso suponiendo que el público pertinente pudiera distinguir las marcas litigiosas, el consumidor puede fácilmente concluir que los productos etiquetados y que se ofrecen bajo la marca impugnada pueden provenir de la misma o de una empresa económicamente vinculada a la del signo anterior, por ejemplo para designar otra línea de productos nuevos, modernizar el signo, o que el productor destine la partida con el signo impugnada para el público de habla española, mientras que el de la marca prioritaria para el público de habla inglesa. 51 Por todo lo anterior, no se puede descartar un riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, para una parte relevante del público de la UE entre las marcas en liza para los productos idénticos en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), RMUE y, por consiguiente, se confirma la resolución impugnada en este extremo.”


Sintetizando mi opinión sobre la resolución:
Muy interesante la calidad y nivel de análisis de la resolución.
Es claro que la referencia a Río Negro es común en ambas marcas, aunque en cuanto a lo visual no parecen tan similares. Incluso, la diferencia visual podría haber el riesgo de confusión.


sábado, 26 de mayo de 2018

Documento de lal DGR: Manual de Calificación respecto de la Inclusión Financiera

Posteo link con el archivo a la Comunicación de la Dirección General de Registros del Uruguay, referida a medios de pago electrónico que se han de controlar en el sistema uruguayo (Ley de Inclusión Financiera), para facilitar difusión.

La verdad que es un documento práctico que vale la pena tener a mano.


https://es.scribd.com/document/380223939/DGR-Manual-de-Calificacion-Inclusion-Financiera



DGR - Manual de Calificación (Inclusión Financiera) by Beatriz Bugallo Montaño on Scribd