domingo, 25 de junio de 2017

Licencia de marca #checklist

La licencia de marca, en un sentido general, es un contrato mediante el cual el titular de una marca autoriza que otra persona la utilicen según ciertas condiciones que son negociadas entre las partes.

Estrictamente, una licencia de marca es un contrato mediante el cual el titular de la marca consiente obligarse a “no hacer”, es decir, no hacer nada que obstaculice que determinada persona utilice la marca de la cual es titular.

Recordemos que el registro de la marca genera un derecho de exclusiva o de exclusión, mediante el cual su titular puede oponerse que cualquier otra persona la utilice en los términos según los cuales le fue concedido el registro. Por ello, desde un punto de vista técnico jurídico, la visualizacíon del negocio de licencia de marca implica que el titular se está obligando a no oponerse al uso que haga su contraparte.

Más allá de las condiciones que se negocien, es importante tener presente que “la marca volverá”. Me explico. Una marca es es renovable indefinidamente por diez años. De manera que si se licencia su uso, no solamente hay que pactar cómo será la renovación correspondiente (a cargo de quién y demás...), si el plazo alcanza dicha fecha, sino que corresponde pensar que el uso que se haga de la misma por el tercero licenciatario influye en el valor con el cual se la van a devolver.

Por ello, la licencia de marcas es un negocio que implica un fuerte control para que la marca – por lo menos – mantenga su valor, no adquiera una imagen distorsionada y demás efectos negativos.

Los contratos son bien distintos unos de otros, pero de todas formas hay ciertos elementos que es interesante que se tengan presente al momento de negociar o celebrar este contrato.


CHECK LIST de licencia de marca


Partes
Identidad, domicilio, otras características relevantes

Conceptos básicos sobre el objeto del contrato
La marca
Productos o servicios comprendidos en la licencia, particularmente si se limitan
Ambito territorial de la licencia
Precio de la licencia

Exclusividad o no

Plazo
Lapso de la licencia
Pactar renovación, en su caso
Cómo se organizarán las notificaciones en caso de terminación o renovación.

Cláusulas que enuncia nivel de calidad del producto y uso de la marca, con eventuales controles.

Necesidad de aprobación del licenciante respecto del material promocional

Responsabilidades correspondientes al licenciatario

Responsabilidades del licenciante:
Transmisión de know how, eventual

Definir quién será responsible de renovación del registro de la o las marca/s licenciada/s

Registro de la licencia, quién lo realiza

Titularidad de la marca
Cláusula de aceptación de la titularidad de la marca por licenciante y obligación del licenciatario de no cuestionarla en el Registro

Control de procedimientos que realice el licenciatario

Sublicenciamiento (autorización o no)

Garantías relacionadas con el contrato
De la validez de la titularidad de la marca, por parte del licenciante
Que no existen o no se conocen mecanismos que puedan afectar el registro marcario, por el licenciante
Indemnidad del licenciante respecto de reclamos por uso del licenciatario, si hubiere infracción o daños de derechos de terceros
(La inversa si correspondiere, indemnidad del licenciatario respecto de reclamos por el uso del licenciante)

Regalías
Establecer: base de cálculo;
cuándo, cómo, dónde se pagan
Eventualmente: pacto de suma mínima como regalía

Terminación del contrato, causas eventuales.
Incumplimiento de las partes
Declaración concursal de alguna de las partes
Qué sucede si se anula el registro marcario
Mecanismos de notificación al respecto, si son especiales.

Consecuencias de la terminación
Pago de las regalías devengadas
Obligaciones del licenciatario
Derechos y responsabilidades de las partes con posterioridad al contrato

Otros temas
Seguros (?)
Tributación
Cláusula de arbitraje
Ley aplicable



Cuadro de Joaquín Sorolla, español, (Valencia 1863 - Madrid 1923) realizado en 1909. Impresionista, postimpresionista, iluminista. En dominio público. De la Galería de principales obras de arte español de Europeana. El cuadro se encuentra en el Museo Sorolla, Madrid.

http://www.europeana.eu/portal/es/explore/galleries/highlights-of-spanish-art#lg=1&slide=1




sábado, 24 de junio de 2017

Cesión de marca #checklist

Mediante la cesión de marca se transmite, se enajena, el conjunto de los derechos de titularidad de una marca, de una persona física o jurídica a otra. Es decir, puede entenderse análogo a una enajenación, que podrá ser a título oneroso o gratuito. Rige, al respecto, como principio general, el artículo 16 de la Ley de Marcas, Ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998, que establece lo siguiente:

“Artículo 16.- La propiedad de una marca pasa a los herederos y puede ser transferida por acto entre vivos, por disposición de última voluntad, por ejecución forzada o por la acción de reivindicación.
La transferencia total o parcial del derecho de propiedad de la marca podrá hacerse por instrumento público o privado. Para que surta efecto frente a terceros, deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.”

Como contrato es muy sencillo. Simplemente, en el derecho uruguayo, corresponde tener presente una declaración dispuesta por el artículo 17 de la Ley de Marcas. El citado artículo dice así:

“Artículo 17.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de la presente ley, en el caso de transferencia, el cedente está obligado a declarar si posee otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. El silencio o la ocultación de tales marcas importa para el cedente la pérdida de la protección que a las mismas acuerda el registro, la que será declarada de oficio o a petición de parte.”

Corresponde destacar, que el citado artículo 14, hace referencia al derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios que corresponde a cualquier persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la Ley.

Por lo demás, hay que tener en claro el objeto, precio, causa, la capacidad de las partes. Poner atención si hay que reglamentar un precio. No olvidar que debe ser registrada la “transferencia de marca” como se dice también usualmente, y eventualmente pactar qué sucede si dicha obligación (u otras pendientes no se cumple).

En fin, que el checklist tampoco es complicado. Acá va.


CHECK LIST Cesión de marca


Partes

Objeto: titularidad, descripción

Precio
Monto
Forma de pago
Carta de pago

Tradición

Saneamiento

Declaraciones del cedente: art. 17, uso leal, colaboración con los trámites de transferencia

Otras cláusulas EVENTUALES
No olvidar: domicilio constituido (domicilio especial), mora automática
Declaración de colaboración para cambio de titularidad o cualquier necesidad
documental ulterior


Poster promocionando un baile de estudiantes, en el invierno de los años 1894-1895. :-) Autor: Jules Chéret, original se encuentra en Bibliothèque nationale de France, está en dominio público. Lo saqué también de la colección de Art Nouveau de Europeana:
http://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/art-nouveau-a-universal-style/graphic-works#ve-anchor-section_8800-js



Transferencia de Know How #checklist

Se conoce como know how a un conjunto de conocimientos tecnológicos que se protegen como secretos.

Parte minoritaria de la doctrina ha discutido si el secreto tiene que ser característico del valor económico conocido como “know how”. La respuesta afirmativa se hace evidente de dos formas: 1) no tendría sentido la protección o transmisión que tenga por objeto algo que es accesible a todo el mundo como valor per se; 2) cuando se comunica un conocimiento tecnológico que no es secreto se trata de un contrato de asistencia tecnológica en general.

El contrato que transmite know how entre un dador y un tomador se denomina, de manera general, como transferencia de tecnología. De manera particular se trata de una transmisión de know how, discutiéndose si se trata técnicamente de cesión o de licencia. Por nuestra parte, entendemos que estamos ante un contrato de licencia: hay un pacto de transmisión de conocimiento que consiste en una obligación de hacer, transmitir. Por la naturaleza del objeto del contrato no podemos hablar de cesión: no hay un bien incorporal como en el caso de la propiedad intelectual que pueda ser formalmente desplazado – enajenado - de un patrimonio a otro. En el caso del know how el contrato se sustenta en una serie organizada de obligaciones de hacer y de no hacer, que consagran que una persona acceda a un conjunto de conocimientos que otra le transmite, quedando obligada la ultima – eventualmente – a no aplicar ese mismo conocimiento.

En este tipo de contratos hay grandes diferencias de articulado, como contenidos, según en qué consista el conocimiento objeto del negocio. A modo de guía o sugerencia, dejamos acá este ckeck-list que enuncia una serie de estipulaciones que podrán pactarse entre las partes.


Contrato de Transferencia de KNOW HOW

PREÁMBULO


1 Fecha y lugar del contrato.
2 Identificación de las partes (incluyendo Considerandos sobre el licenciante y sobre el licenciatario.).
3 Enunciación general del Objeto.
4 Antecedentes del contrato.
5 Definiciones.


DETALLE DEL OBJETO, KH X PRECIO:


Know how / secretos comerciales / información confidencial.
1 Enunciación general general, contenidos en el cuerpo del contrato o en Anexo.
2 Concesión de know how, descripción del alcance de la transferencia.
3 Secreto, definición de garantías para su mantenimiento.
4 Uso del know how por el licenciatario.

Eventualmente, si acompaña Asistencia técnica:
1 Visitas a la planta.
2 Asistencia directa con capacitación.
3 Consultas.

Pagos
1 Pago inicial.
2 Cánones.
3 Pagos separados por patentes y know how, en caso que sea KH complementario a patente.
4 Elementos tangibles que acompañen la implementación de la tecnología: su pago si no están incluidos.
5 Compra de maquinaria para aplicación, instrucciones o condiciones.
6 Asistencia técnica, si se incluye dicha prestación y se paga separadamente.
7 Forma de pago.
8 Intereses por pagos debidos.


OTRAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

Duración del contrato de licencia.

Mejoras.
1 Enunciación general.
2 Concesión de mejoras.
3 Momento de la divulgación.
4 Concesión de las mejoras del licenciatario.

Derechos de sublicencia.

Registros a cargo del licenciatario, si los hubiera.

Extinción del contrato.
1 Pagos debidos.
2 Situaciones concursales.
3 Expropiación.
4 Cambios de control.

Efectos de la extinción.
1 Pagos debidos.
2 Información técnica.
3 No uso de la tecnología licenciada.
4 Maquinaria.
5 Daños y perjuicios.
6 Subsistencia.

Best efforts.

Garantías e indemnizaciones.

Control de exportación.

Derechos reservados.
1 Maquinaria con marca registrada.
2 Restricciones en el uso de información técnica y patentes.
3 Compromisos del licenciatario.


OTRAS CLÁUSULAS GENERALES

Arbitraje y legislación aplicable.
Fuerza mayor.
Constitución de domicilio
Comunicaciones, notificaciones.



Abajo: "Shop Window", que se puede traducir como "La Vidriera", 1884, cuyo autor es Isaac Israels, Rijksmuseum, en dominio público.
Obra representativa de Art Nouveau, en la respectiva colección de Europeana.eu (http://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/art-nouveau-a-universal-style).





jueves, 22 de junio de 2017

¿Por qué hablamos de Cláusulas leoninas o la parte del león?

Decimos que una cláusula es “leonina” cuando queremos dar a entender que es abusiva, que alguien en total libertad de negociar o en una perspectiva de justo intercambio no lo aceptaría. De maner similar, se habla de la “parte del león” cuando alguien lleva una “tajada” muy superior a la de los demás en un negocio sin que proporcionalmente estuviere justificado.

Las dos primeras acepciones del diccionario de la Real Academia Española enseñan lo siguiente:
“leonino1, na, Del lat. Leonïnus
1. adj. Perteneciente o relativo al león.
2. adj. Dicho especialmente de una condición o de un contrato: Ventajoso para una sola de las partes.”


Esta expresión tiene su origen en una de las fábulas de Esopo, fabulista muy conocido en la Antigua Grecia, nacido en Turquía y fallecido en el año 564 a.C.,en Delfos, Grecia.

La fábula dice lo siguiente.

Una vaca, una cabra y una oveja se asociaron con un león y cazaron un ciervo. Lo partieron en cuatro partes y cuando fueron a tomar cada uno la suya, el león les dijo: la primera parte es mía, pues me toca como león; la segunda me pertenece porque soy más fuerte que ustedes; la tercera también me la llevo porque entiendo que trabajé más que todos; y quien toque la cuarta, me tendrá por su enemigo para siempre. De manera que el león se llevó todo el ciervo.

Claro y gráfico el sentido que se da al término en contextos contractuales...


Definición de cláusula leonina:
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cl%C3%A1usula-leonina/cl%C3%A1usula-leonina.htm

Para leer con más detenimiento esta fábula de Esopo (y otras más):
http://elblogdelafabulas.blogspot.com.uy/2015/09/la-vaca-la-cabra-la-oveja-y-el-leon.html

http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/E/Esopo%20-%20300%20f%C3%A1bulas%20de%20Esopo.pdf



viernes, 9 de junio de 2017

Escritos forenses: ¿se protegen por Derecho de Autor? ¿quién es titular de los derechos?

Por supuesto que sí. ¿Por qué no habrían de protegerse? En principio ninguna obra o creación intelectual, que cumpla con los caracteres de obra protegida por el Derecho de Autor - para la cual no exista en la Ley una exclusión explícita, o constituya una excepción - es excluida del ámbito de protección del Derecho de Autor.

Haremos referencia en este post a los textos escritos, por ser frecuente objeto de conflicto. No obstante, las afirmaciones son extensivas a los discursos orales (como podría ser un alegato en audiencia, por ejemplo) como a cualquier otra manifestación intelectual de creación en el ejercicio de su patrocinio profesional.


¿Presentan originalidad los escritos que redacta y firma un abogado?

Esta pregunta es la clave para determinar si existe proteccíón. La respuesta es que sí. Como todo texto escrito se trata de la proyección de la personalidad del autor, en este caso un profesional del Derecho, que a través de su capacidad de expresión de las ideas estructura un documento técnico, presenta situaciones, persuade con argumentos de aplicación, escribiendo un mensaje o discurso.

La peculiaridad en el caso de estos textos, de estas obras literarias, es que hacen referencia a pautas, reglas, temas técnicos, que muchas veces se espera que se reiteren. Incluso muchas veces la propia normativa – según el país – da pautas para que ciertas estructuras de la obra literaria deban reproducirse. En ese caso, la valoración de la originalidad de la obra deberá dejar de lado lo que sea expresión técnica de la profesión del abogado, de la rama del Derecho que se trate, y sobre el resto evaluar la existencia de originalidad.

Ciertamente, se extienden estas consideraciones a los documentos que elabora un Escribano. En algunos de ellos las pautas técnicas o de uso muchas veces son más extensas. Imaginiemos un “acta de protocolización de documentos”, de la cual se espera que enuncia datos que las propias reglamentaciones técnicas imponen. Sin embargo, claramente un acta de constatación tendrá cláusulas totalmente originales, a diferencia de lo que puede ser la extensión de la comparecencia o redacción de constancias de actas y escrituras.


¿De qué forma se puede vulnerar la autoría de un profesional de Derecho?

La más frecuente de las situaciones es el plagio, lo que hace referencia directa a la infracción contra los derechos morales del autor.

Es decir, una persona –usualmente otro abogado, un colega – se atribuye autoría de expresiones que reproduce en un escrito o contrato. La propia firma como acto profesional de patrocinio implica autoría, manifestando que es autor de los dichos que suscribe, sean redactados en primera o en tercera persona.

Esta situación se persigue judicialmente, existiendo casos de sentencias en Derecho uruguayo como en Derecho Comparado. En Brasil, particularmente, se ha analizado mucho la temática.


Pero ¿quién es el titular de los derechos de explotación de los escritos forenses?

Normalmente, la misma persona que firma un escrito, lo redacta porque ha sido contratado para patrocinar un caso judicial.

El punto es: ¿operó un encargo de realización de determinados escritos o se trata de una forma de elegir el medio para la finalidad de la contratación de los servicios personales?

Me explico: si una editorial contrata a un escritor para que escriba uno o más libros que publicará en determinado tiempo, los derechos de explotación del libro que escriba serán de la Editorial. La decisión de reproducir, distribuir, comunicar al público, traducir, adaptar la obra o cualquier otro derecho que implique la posibilidad de un aprovechamiento patrimonial será de la Editorial si le fueron cedidos todos los derechos.

No es el caso normalmente de un patrocinio letrado. En ese caso se contrata, a través de una obligación de medios, a un abogado para que – con su técnica y asesoramiento – opte por los mecanismos que correspondan a los medios más eficientes para la finalidad de solución de la situación del cliente que se trate. Es decir, no hay un encargo en particular de creaciones del intelecto con ánimo de disponer de ellas como tal. Podrá, teóricamente al menos, en alguna oportunidad el cliente de un abogado requerir la cesión de derechos de algún escrito, contrato o demás, pero nunca he visto algo así.

Me explico. Una vez que un abogado redacta una demanda (como un escribano si realiza un documento que sea original) lo hace en cumplimiento de un encargo de patrocinio, pero el cliente no tiene derecho a reproducir ese escrito textualmente si fuera a necesitar el mismo asesoramiento. Ni tampoco puede cederlo o facilitarlo a otra persona, por su parte, sea de manera gratuita u onerosa, para que lo use ese tercero. Los aspectos técnicos (soluciones normativas, fundamento jurídico, incluso la estrategia...) como constituyen ideas en definitiva, peden ser copiadas. Las ideas no se protegen. Sin embargo, no podrá ser reproducido textualmente el escrito si no es entre comillas, a manera de cita de terceros. Toda reproducción total o parcial, que no cite al autor, teniendo la firma atributiva de autoría de otra persona, constituye plagio.

Me extendí en este caso porque tiempo atrás, en nuestro país hubo un caso en el cual se planteó la denuncia de plagio contra un abogado que había copiado textualmente el escrito redactado por otro y firmado dicho escrito para la presentación de un recurso. El tema fue el siguiente. El abogado AA patrocinó a su cliente BB en la primera instancia de un asunto. Terminada dicha instancia no siguió con el patrocinio, entonces BB contrató a CC. Sea que lo contrató cerca del vencimiento del placo de presentación de recurso o no, lo cierto es que CC copió la demanda que había escrito y firmado AA, cuando patrocinaba a BB, y la presentó con su firma, como propia. El abogado AA se sintió lesionado y presentó denuncia penal de plagio que fue acogida en sentencia de primera instancia, mantenida en el Tribunal de Apelaciones en lo Penal que trató el caso, pero que casada por la Suprema Corte de Justicia. En realidad, la sentencia de casación de la Suprema Corte no dijo que no hubiera plagio, sino que no condenó a la pena merecida por plagio tomando partido por una posición minoritaria que era posible antes de la vigencia de la reforma a la Ley de Derechos de Autor de 2003. Adoptó una posición que entendía que sin registro expreso de una obra literaria no nacía el derecho del creador, posición absolutamente contraria a toda la doctrina autoralista nacional. Como el acto se cometió antes de la reforma, por decisión de mayoritaria no se sancionó la conducta de plagio. La ministro de la Suprema Corte de Justicia discorde fue la Dra Sara Bossio. Hoy no podría sostenerse esa posición puesto que hoy la modificacíon de la ley 9.739 f 17 de diciembre de 1937 por la ley 17.616 de 10 de enero de 2003 deja claro el princpio de informalismo en materia de existencia del derecho de autor. (Se trata del caso SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Sentencia 194/2007, de 11 de octubre de 2007. Consultar en este link:
http://jurisprudenciaderechocomercial.blogspot.com.uy/2017/06/suprema-corte-de-justicia-sentencia.html)


Volviendo a nuestro tema, sobre quién es el titular de los derechos del autor en un caso de escrito forense.

La situación es más compleja cuando se trata de escritos producto de la colaboración de varias personas, tal como se realiza en estudios jurídicos corporativos o con colaboradores que participan parcialmente o a veces en la totalidad del escrito judicial que se presenta.

La relación de los colaboradores puede ser muy distinta: hay asociados, hay abogados contratados en relación de dependencia... Se agrava la situación en los casos en que no se ha previsto una cláusula de cesión de derechos de propiedad intelectual para todo aquello que se hubiere efectuado en ocasión del trabajo profesional conjunto.

Nuestro Derecho no tiene una norma general sobre el encargo de obras de Derecho de Autor. Cuando alguien realiza una creación intelectual que resulta obra protegida por el Derecho de Autor para otra persona, no toda la doctrina entiende que opera merced al encargo un transferencia de derechos de explotación.

Por lo tanto, para que exista certeza siempre es recomendable que exista tal cláusula, que se incluya en el contrato de trabajo o que se redacta una claúsula de cesión general de todo aquello que se realice en virtud de la relación que sea que se mantenga.

Si se entiende que no hay cesión de derechos, una vez que un abogado socio, junior o contratado se retira de la relación de colaboración está en condiciones de reclamar que no se utilice textualmente todo aquello en lo que ha intervenido. No solamente se trata de derechos de explotación, sino también de la existencia de un posible plagio de quienes firmen un escrito que ha sido redactado por otra persona sin aclarar que la firma implica patrocinio del caso desde el pungo de vista legal, no autoría.

Recientemente, en España se ha vuelto a discutir la situación de colaboración en la redacción de un caso. Se trata de una situación en la cual una persona, con calificación de abogada pero en el extranjero, trabajó como colaboradora con un abogado español, particularmente en un caso en el cual fue defendida por un tema de interés personal. El escrito en cuestión se presentó en borrador por la abogada referida, y el abogado español lo modificó acorde a su entender como letrado patrocinante para el caso concreto. La litis surge porque extinguidos los lazos de colaboración (la accionante también había trabajado en el Estudio Jurídico de su abogado, demandado en los autos, en otros asuntos particulares) pretende que hubo plagio en la utilización del escrito que por imperio de la tramitación se continuó haciendo. En este caso, no se hizo lugar al reclamo, por entenderse que se trataba de una obra compuesta, acorde a lo probado, y que había permiso o autorización de uso al respecto.
(Caso presentado ante la Audiencia Provincial de Salamanca, de fecha 2 de marzo de 2017 (Rec. 506/2016). La sentencia se puede leer en este link:
http://jurisprudenciaderechocomercial.blogspot.com.uy/2017/06/espana-escritos-forenses-con-objeto-de.html)


Nos interesa destacar dos temas de la sentencia, tal como marcamos en los párrafos que transcribimos a continuación.

1 La reflexión sobre la relación del abogado y su cliente, en torno a la entrega de soporte de su creación profesional y qué implica la titularidad de la propiedad intelectual respectiva:
“Dicho lo anterior, no existe razón para que un abogado se niegue a entregar copia de sus escritos a su cliente alegando sus derechos de autor, pues una cosa es la propiedad sobre el soporte (o una copia del mismo) y otra la propiedad intelectual sobre la obra. La propiedad del soporte no atribuye derecho de explotación alguno sobre la obra ( art. 56 TRLPI ). Pero si un abogado quisiera utilizar el trabajo realizado por otro anteriormente (algo que puede ser habitual cuando, a petición del cliente, se produce una venia para autorizar a otro profesional continuar con el caso), debería solicitar autorización (licencia).” ... “Pero si un abogado utiliza sin más los escritos profesionales elaborados por otro compañero porque, por ejemplo, le son proporcionadas copias por el cliente, sí que podría darse un caso de infracción de derechos de autor susceptible de indemnización de daños y perjuicios, sin descartar incluso un posible caso de plagio.” ...

2 La calificacíon de la obra que se da, en el caso de la sentencia española mencionada:

“En el caso que ahora enjuiciamos no se dan las características del plagio, pues aun reconociendo la existencia de un derecho de autor sobre el escrito de demanda elaborado inicialmente (sea a modo de borrador o de forma más acabada) por la Sra. Bibiana , el hecho de que ella consintiese en la utilización de ese escrito por el Sr. Everardo en el marco de una relación de prestación de servicios de defensa letrada, así como el hecho probado de que el Sr. Everardo habría modificado en mayor o medida ese escrito para corregirlo y adaptarlo a las necesidades del proceso, podría asimilarse a una autorización o venia entre abogados (aunque en este caso la pasante es a la vez cliente del abogado que tutela su pasantía), pero no para utilizar el escrito profesional sino para adaptarlo, modificarlo o mejorarlo; lo cual nos lleva al concepto de obra compuesta, y no al de obra en colaboración como afirma la Jueza "a quo" en la sentencia recurrida.
La obra en colaboración ( art. 7 TRLPI ) es el resultado unitario de la colaboración de varios autores, lo cual requiere una actuación al mismo nivel, sin relación jerárquica o de subordinación, colaborando dos o más autores activamente en el proceso creativo.
La obra compuesta ( art. 9 TRLPI ) es una obra nueva que incorpora una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que correspondan a éste y de su necesaria autorización.”



EN DEFINITIVA, concluimos lo siguiente.

1 Como todo texto literario, los escritos forenses (lo mismo sucede con los trabajos técnicos de los escribanos) en tanto presenten originalidad, en términos legales, serán obras protegidas por el Derecho de Autor.

2 Se entiende que quien firma el escrito forense se está atribuyendo la autoría de la creación. A menos que otra cosa se pruebe por los medios admitidos.

3 Los derechos morales del autor son de la persona se mantienen de forma perpetua en la persona titular de la autoría.
Por lo tanto, si un abogado suscribe a su nombre, sin más, un escrito (sea forense o una consulta) realizado por otro, está cometiendo plagio.
Para no cometer plagio debe entrecomillar y citar fuente debidamente.
La estrategia, la solución técnica, es una idea: no se puede proteger por derechos de autor. Hacemos referencia a la originalidad de redacción, en estructura, sintaxis, frases textuales.

4 Los derechos de explotación, en principio, son de quien luce como titular del escrito forense o documento notarial protegido por el Derecho de Autor.

5 Es recomendable aclarar las situaciones legales cuando un escrito forense es elaborado por más de una persona. Particularmente, cuando no todos quienes lo elaboraron firman como letrados patrocinantes.
Ya sea que se trate de la colaboración de asociados, abogados contratados como asistentes o junior de Estudio, becarios o abogados en relación de dependencia, una cláusula mediante la cual se cedan los derechos de explotación al titular del Estudio Jurídico (sea persona física o jurídica) es la manera prudente de organizar las prestaciones profesionales.



Honoré Daumier, "Un abogado con su cliente"




viernes, 2 de junio de 2017

Recarga de Cartuchos de tóner: ante la Suprema Corte en USA

Desde la publicación del pronunciamiento de la Suprema Corte norteamericana (USSC) del pasado 30 de mayo de 2017, en el caso Impression vs Landmark (Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 581 U.S. ___ (2017) ), sobre derechos de patente de invención y agotamiento, en estos días sucesivos mucho se ha destacado, opinado y difundido al respecto. Es un tema interesante, con un objeto cotidiano: los cartuchos de tóner, su recarga, su reventa... Tiene varias perspectivas que hacen interesante el tema.

Dos circunstancias fundamentales determinan la repercusión de la sentencia: a. que modifica un pronunciamiento anterior, del Federal Circuit, dejando claros los precedentes al respecto; b. que se trata de tema relevante para el mercado, dada la dinámica de comercialización de los cartuchos como productos que circulan con patentes vigentes.


Los hechos


La litis surge en torno al tóner utilizado por impresoras láser. La empresa Lexmark se dedica al diseño, fabricación y venta de cartuchos de tóner para consumidores en los Estados Unidos y en todo el mundo. Es titular de varias patentes de invención relativas a los componentes de tales cartuchos y a cómo son utilizados. Los cartuchos de tóner vacíos, sin tóner, materialmente se pueden rellenar y reutilizar. Materialmente, esta actividad puede ser cumplida por cualquier otra persona, no necesariamente por la titular de las patentes Lexmark. Precisamente, de hecho, ocurre tanto en USA como en cualquier país del mundo, que hay empresas organizadas que recargan cartuchos o que, incluso, adquieren cartuchos usados para recargar y vener nuevamente. Esta actividad se realiza, habitualmente a precios muy bajos o, al menos, mucho menores que los que la propia Lexmark fija como precio del cartucho que originalmente coloca en el mercado.

Ante esta situación Lexmark toma iniciativas comerciales en su beneficio. Una de ellas es la oferta de comprar un cartucho de toner con un 20% de descuento, en una oferta llamada “Programa de devolución”, firmando un contrato según el cual acepta usarlo sólo una vez, obligándose a no usarlo para rellenado y a no venderlo. A dichos cartuchos Lexmark les instala un chip que impide la reutilización.

Como era de esperarse, al tiempo de esta opción comercial, los revendedores de cartuchos lograron superar el mecanismo tecnológico impeditivo de reutilización instalado por Lexmark. De modo que Lexmark inicia juicio contra quienes realizan esta acción de elusión de la protección, con intenciones de seguir vendiendo cartuchos recargados, reutilizados de la marca.


El pronunciamiento de la USSC, Caso 581


Para la USSC quedó constatado que se agotaron los derechos de patente de invención del titular Lexmark en la primera venta, es decir, en su entrada al mercado interno norteamericano. Este agotamiento tiene lugar también por más que exista pacto restrictivo a un uso u obligación de no revender, entre Lexmark y sus clientes. Esta última restricción, como todo alcance contractual, solo existe entre las partes firmantes. Si no fuera así "extender los derechos de patente más allá de la primera venta obstruiría los canales de comercio”. Para el Juez Roberts es una situación similar a la de los talleres de reparación de automóviles. Los mecánicos tranquilamente pueden reparar los coches que les traen. Se pueden adquirir y revender automóviles reparados. No hay inhibición contractual que alcance a los mecánicos, que no firmaron, por lo tanto no consintieron, ninguna limitación a sus derechos. Esta posición fue secundada por otros siete magistrados de la Suprema Corte que formaron una mayoría contundente.

Agregó la sentencia de la USSC que el agotamiento de los derechos de la patente en la primera venta se produce tanto en el ámbito interno como en el internacional.

En su presentación ante el Circuito Federal, Lexmark sostuvo – posición que también fue seguida en definitiva por este Tribunal - que la venta en el extranjero no da lugar al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual de la patente a menos que el titular de la patente los transfiera en forma expresa o implícita.

No obstante, la USSC entendió que no hay mérito a un tratamiento diverso en uno y otro caso. De esta manera dejó clara en este contexto particular la posición sobre el agotamiento, diversa de aquella sostenida en una sentencia del año 2013 en autos Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519 (2013)..En dicha oportunidad se trató de la doctrina del agotamiento en el common law, sin que estuviera limitada su extensión geográfica, en materia de Derecho de Autor. El alcance del agotamiento en la sentencia del 2013 se circunscribía al territorio interno, claro que tratándose de derechos de autor que por su principio de informalismo operan de manera diversa de manera transfronteriza.

En el caso 581 que nos ocupa, dejó constancia de su disidencia el Juez Ginsburg, de igual manera que había disentido en el 2013 en el caso Kirtsaeng. Entendíó el magistrado siendo el derecho de patentes territorial, la venta de un artículo patentado en el extranjero es "independiente del sistema de patentes estadounidense”, no tiene sentido pronunciarse sobre el posible agotamiento o no desde la perspectiva norteamericana. Sería un análisis que solamente corresponde pronunciar desde la óptica del derecho aplicable en cada territorio en que se plantee el tema.


MI OPINIÓN: Comparto las afirmaciones de la USSC en cuanto a la pretensión de hacer valer derechos de patente una vez que se encuentra en el mercado un producto. El contrato firmado con clientes no alcanza de manera alguna a operadores empresariales de reventa y recarga de cartuchos de tóner. Por otra parte, en cuanto a la afirmación del agotamiento internacional, tiene razón el Juez disidente a mi entender...


LINK con el texto completo de la sentencia que hemos comentado:
https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1189_ebfj.pdf

“Return Program” de Lexmark
https://www.lexmark.com/en_us/products/supplies-and-accessories/lexmark-return-cartridges.html

Otros LINKs sobre el tema:
https://en.wikipedia.org/wiki/Impression_Prods.,_Inc._v._Lexmark_Int%27l,_Inc.
http://www.ipwatchdog.com/2017/05/30/patent-exhaustion-supreme-court-industry-reaction-impression-products-v-lexmark/id=83822/
http://www.ipwatchdog.com/2017/05/30/supreme-court-lexmark-sales-exhausted-patent-rights/id=83824/
https://patentlyo.com/patent/2017/05/impression-exhausted-domestic.html
https://www.nytimes.com/2017/05/30/business/supreme-court-patent-rights-lexmark.html?_r=0