La doctrina denomina marcas no tradicionales a aquellas integradas por signos que pueden no tener registro gráfico y que van más alla de la clasificación recogida desde los inicios históricos del registro marcario, es decir: denominativas, emblemáticas, mixtas.
La expresión “no tradicional” es relativa, porque a medida que el tiempo pasa y se generaliza el registro de algunos signos por razones de evolución tecnológica o del mercado, algunas marcas originariamente no tradicionales dejan de serlo. Me refiero concretamente al caso de las marcas tridimensionales. A mediados del siglo veinte eran novedosas, se las entendían como no tradicionales. Luego de la Lanham Act, ley norteamericana de marcas del año 1944, que las consagró normativamente, y prácticamente hasta la década de los sesenta del mismo siglo, podían verse como algo innovador.
Luego, la lógica del intercambio comercial y las posibilidades de uso de signos para evocación de productos o servicios en el mercado, llevó a que las marcas tridimensionales se entendieran como algo normal. A partir de los años noventa rara era la opinión doctrinario que todavía las entendía no tradicionales.
Aparecen las marcas sonoras también, pero ya con una tecnología de registro de audio muy generalizada que no implicó casi debate sobre su posibilidad de registro.
Desde fines del siglo XX el camino de las marcas no tradicionales se profundizó. Sumado ello a las posibilidades tecnológicas generalizadas y a la tecnología de ventas y colocación de productos o servicios que busca incesantemente la innovación competitiva.
De manera que han surgido y surgen a cada momento toda una serie de llamadas MNT – Marcas No Tradicionales interesantes.
Por supuesto que ello se traduce en un desafío para las oficinas de registro de marcas del mundo entero. El punto es cómo registrar de manera fehaciente, que permita que se mantenga indeleble y que permita comparar adecuadamente con otros signos, marcas olfativas, por ejemplo, entre tantas otras.
El tema conceptual de admitirlas como marca no ha sido problema desde la reforma introducida en el derecho marcario en el Uruguay por la Ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998. El concepto de marca del artículo 1º se consagró liberado de la necesidad de registro gráfico, algo que recién más tarde se generalizó en el derecho europeo. Constituyó en su momento uno de los rasgos de modernización más interesantes de la reforma. El texto citado destaca como marca "todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra". De manera que, a partir de ahí, puerta abierta en la Ley a la evolución de la práctica. La única pauta determinante es un registro tecnológicamente adecuado para cumplir con las funciones.
El decreto reglamentario Nº 34/999 de 3 de febrero de 1999 con sus modificaciones y complementos y para las marcas sonoras el decreto reglamentario Nº 146/001 de 3 de mayo de 2001, reglamentan aspectos del registro, entre otros.
En este marco el 11 de diciembre de 2023 la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial aprueba la Resolución Nº 18/2023 para regular “las formalidades de presentación que no estuvieren reguladas en normas de superior jerarquía”, entendiendo que “se hace necesario establecer prescripciones en cuanto a la presentación de esos subtipos marcarios, que permitan su correcta identificación registral, a efectos de dar certeza a los usuarios y a terceros”, Considerandos II y III respectivamente de la Resolución.
Es decir: en el Uruguay la ley admite el registro de todo tipo de marcas, particularmente las llamadas marcas no tradicionales y no surgiendo todos los aspectos formales de adecuación de los decretos existentes, hay un margen en el cual perfectamente la DNPI puede actuar mediante Resolución para definir cómo debe ser el registro de los “subtipos” marcarios innovadores.
De esta manera, la Administración uruguaya sigue la tendencia mundial de primera fila, al admitir certeramente el registro de tales signos como marcas, particularmente desde el registro de marcas que se recibe vía internet que hoy es norma en nuestro país.
La resolución se posiciona con una serie de definiciones. No siempre está bueno para las normas tomar definiciones, pero de todas maneras se trata de un texto normativo que es una Resolución de Dirección Nacional (desde el punto de vista administrativo), no implica ningún tipo de interpretación legal ni consagración conceptual formal. Y, mientras, tiene el mérito de poner orden en cómo admitir el registro de signos que pueden ser polémicos para ser registrados. Creo que en general el beneficio supera cuestionamientos formales.
Se introducen los siguientes conceptos sobre marcas:
a) marca de posición, “la caracterizada por la ubicación particular que ocupa el signo en un producto determinado”, artículo 1º de la Resolución;
b) marca de patrón, “aquella que se compone de un conjunto de elementos que se repiten secuencialmente”, artículo 2º de la Resolución;
c) marca de movimiento, “aquella que expresa un movimiento o exhibe un cambio de posición de los elementos constitutivos del signo”, artículo 3º de la Resolución;
d) marca multimedia, “aquella que se compone de combinaciones de imagen y sonido, o los incluye”, artículo 4º de la Resolución.
A continuación la Resolución enmarca estas MNT o subtipos marcarios, como dice, en “los numerales 1.5 y 1.6 del artículo 99 de la Ley 17.011 en la redacción dada por la Ley 20.212”, artículo 5º de la Resolución. Es el artículo referido a las tasas que deben pagarse para el registro.
Finalmente, la Resolución explica para cada uno de los “subtipos” mencionados, cómo serán los aspectos que le compete para el registro.
Transcribimos el numeral correspondiente para cada caso, agregando negrita para destacar algunos puntos a efectos del presente POST.
Marca de posición, numeral 6º:
“60 ) A los efectos de la presentación de una marca de posición al momento de adjuntar la representación gráfica del signo, deberá indicarse la silueta externa en forma de línea punteada y el elemento a proteger mediante líneas sólidas.
En la "Información Adicional", campo "Observaciones" deberá hacerse mención de que se trata de una marca de posición.
Al momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que se trata de la solicitud de una marca de posición y se dejará constancia de ello en el campo "Notas" del sistema.”
Marca de patrón, numeral 7º:
“70) A los efectos de la presentación de una marca de patrón, al momento de adjuntar la representación gráfica, podrá presentarse un ejemplo del patrón en abstracto, esto es, acompañando un recuadro con la aplicación del patrón o, a criterio del solicitante, aplicado sobre una superficie específica. En este último caso, la superficie de aplicación deberá ser señalada con líneas punteadas y el patrón en líneas sólidas.
En la "Información Adicional", campo "Observaciones" deberá hacerse mención de que se trata de una marca de patrón.
Al momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que se trata de la solicitud de una marca de patrón y se dejará constancia de ello en el campo "Notas" del sistema.”
Marca de movimiento, numeral 8º:
“80 ) A los efectos de la presentación de una marca de movimiento, al momento de adjuntar la representación gráfica del movimiento deberá presentarse una secuencia de, como mínimo dos cuadros, que expresen el movimiento característico del signo.
En la "Información Adicional", campo "Observaciones" deberá hacerse mención de que se trata de una marca de movimiento.
Luego de la presentación de la solicitud el solicitante deberá acompañar un archivo de video del movimiento de la marca en cuestión, lo que deberá coordinarse a través de la casilla soporteDNPl@miem.gub.uy.
Los videos que se pretendan presentar deberán presentarse en formato MP4 y con una extensión de no más de treinta segundos.
Ese video será incorporado al "Repositorio de Marcas multimedia y de Movimiento" a crearse en la web de la DNPI, para su descarga y consulta por los interesados.
Al momento de la publicación se incluirá en el Boletín la secuencia referida en el inciso 1 0 del presente numeral.
Al momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que se trata de la solicitud de una marca de movimiento y se dejará constancia de ello en el campo "Notas" del IPAS.”
Marca multimedia, numeral 9º:
“90) A los efectos de la presentación de una marca multimedia deberá acompañarse una representación gráfica de, como mínimo dos cuadros, representativos del signo.
En la "Información Adicional", campo "Observaciones" deberá hacerse mención de que se trata de una marca multimedia.
Luego de la presentación de la solicitud el solicitante deberá acompañar un archivo conteniendo la marca en cuestión, lo que deberá coordinarse a través de la casilla soporteDNPl@miem.qub.uy.
Los videos que se pretendan presentar deberán presentarse en formato MP4 y con una extensión de no más de treinta segundos.
Ese video será incorporado al "Repositorio de Marcas multimedia y de Movimiento" a crearse en la web de la DNPI, para su descarga y consulta por los interesados.
Al momento de la publicación se incluirá en el Boletín la secuencia referida en el inciso 1 0 del presente numeral.
Al momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que se trata de la solicitud de una marca multimedia y se dejará constancia de ello en el campo "Notas" del IPAS.”
La fecha de vigencia, meses luego de la fecha de aprobación, para el 1 de marzo de 2024, le está dando un buen margen para que funcionarios y operadores privados se familiaricen con la innovación.
LINK a la Resolución comentada:
Imagen del post: William Heath, March of Intellect, 1829
https://publicdomainreview.org/collection/march-of-the-intellect/
“What did the future look like in 1820s Britain? Poking fun at liberal ambitions for education reform, the rapid pace of industrialization, and a fashionable interest in applied knowledge, William Heath’s March of Intellect series offered a satirical vision of the wonders and potential cost of progress. (...) ”
Transcribimos íntegramente la resolución, también.
“Montevideo, 1 1 de diciembre de 2023
RESOLUCIÓN N O 18/2023
VISTO: Los nuevos subtipos marcarios que han comenzado a surgir merced al avance de la tecnología y la evolución natural de la materia desde la sanción de la Ley 17.011 de 25 de setiembre de 1998.
RESULTANDO: l) Que el artículo 1 0 de lá referida ley establece una definición de marca con alcance amplio, expresando que se entenderá por tal, "todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra".
CONSIDERANDO: l) Que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial es el organismo competente en las materias reguladas por la mencionada Ley.
ll) Que la mencionada competencia alcanza a la regulación de
las formalidades de presentación que no estuvieren reguladas en normas de superior jerarquía.
III) Que se hace necesario establecer prescripciones en cuanto a la presentación de esos subtipos marcarios, que permitan su correcta identificación registral, a efectos de dar certeza a los usuarios y a terceros.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto.
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
1 0) Se entiende por marca de posición la caracterizada por la ubicación particular que ocupa el signo en un producto determinado.
20) Se entiende por marca de patrón aquella que se compone de un conjunto de elementos que se repiten secuencialmente.
30) Se entiende por marca de movimiento aquella que expresa un movimiento o exhibe un cambio de posición de los elementos constitutivos del signo.
40) Se entiende por marca multimedia aquella que se compone de combinaciones de imagen y sonido, o los incluye.
50) Aplican a los subtipos marcarios objeto de la presente resolución los numerales 1.5 y 1.6 del artículo 99 de la Ley 17.011 en la redacción dada por la Ley 20.212.
60 ) A los efectos de la presentación de una marca de posición al momento de adjuntar la representación gráfica del signo, deberá indicarse la silueta externa en forma de línea punteada y el elemento a proteger mediante líneas sólidas.
En la "Información Adicional", campo "Observaciones" deberá hacerse mención de que se trata de una marca de posición.
Al momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que se trata de la solicitud de una marca de posición y se dejará constancia de ello en el campo "Notas" del sistema.
70) A los efectos de la presentación de una marca de patrón, al momento de adjuntar la representación gráfica, podrá presentarse un ejemplo del patrón en abstracto, esto es, acompañando un recuadro con la aplicación del patrón o, a criterio del solicitante, aplicado sobre una superficie específica. En este último caso, la superficie de aplicación deberá ser señalada con líneas punteadas y el patrón en líneas sólidas.
En la "Información Adicional", campo "Observaciones" deberá hacerse mención de que se trata de una marca de patrón.
Al momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que se trata de la solicitud de una marca de patrón y se dejará constancia de ello en el campo "Notas" del sistema.
80 ) A los efectos de la presentación de una marca de movimiento, al momento de adjuntar la representación gráfica del movimiento deberá presentarse una secuencia de, como mínimo dos cuadros, que expresen el movimiento característico del signo.
En la "Información Adicional", campo "Observaciones" deberá hacerse mención de que se trata de una marca de movimiento.
Luego de la presentación de la solicitud el solicitante deberá acompañar un archivo de video del movimiento de la marca en cuestión, lo que deberá coordinarse a través de la casilla soporteDNPl@miem.gub.uy.
Los videos que se pretendan presentar deberán presentarse en formato MP4 y con una extensión de no más de treinta segundos.
Ese video será incorporado al "Repositorio de Marcas multimedia y de Movimiento" a crearse en la web de la DNPI, para su descarga y consulta por los interesados.
Al momento de la publicación se incluirá en el Boletín la secuencia referida en el inciso 1 0 del presente numeral.
Al momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que se trata de la solicitud de una marca de movimiento y se dejará constancia de ello en el campo "Notas" del IPAS.
90) A los efectos de la presentación de una marca multimedia deberá acompañarse una representación gráfica de, como mínimo dos cuadros, representativos del signo.
En la "Información Adicional", campo "Observaciones" deberá hacerse mención de que se trata de una marca multimedia.
Luego de la presentación de la solicitud el solicitante deberá acompañar un archivo conteniendo la marca en cuestión, lo que deberá coordinarse a través de la casilla soporteDNPl@miem.qub.uy.
Los videos que se pretendan presentar deberán presentarse en formato MP4 y con una extensión de no más de treinta segundos.
Ese video será incorporado al "Repositorio de Marcas multimedia y de Movimiento" a crearse en la web de la DNPI, para su descarga y consulta por los interesados.
Al momento de la publicación se incluirá en el Boletín la secuencia referida en el inciso 1 0 del presente numeral.
Al momento del dictado de Resolución se dejará constancia expresa que se trata de la solicitud de una marca multimedia y se dejará constancia de ello en el campo "Notas" del IPAS.
100) La presente Resolución entrará en vigencia el día 1 de marzo de 2024.
11 0) Comuníquese, publíquese y fecho, archívese.”
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