Nombre comercial vs Marca

Explicamos ya en post anterior los conceptos generales sobre noción y defensa del nombre comercial. Está acá:
http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com.uy/2017/10/nombre-comercial-vs-nombre-comercial.html


En este caso vamos a destacar qué sucede cuando se “enfrentan” un nombre comercial y una marca de distinto titular, iguales o confundibles en el mercado.

Nombre comercial y la marca constituyen sin duda los elementos de la propiedad industrial que presentan mayores afinidades entre sí, particularmente tratándose de marca de servicios. En este caso puede decirse que hay, prácticamente, identidad de objeto de distinción.

Es cierto que tanto uno como otro cumplen una función distintiva que en su enunciación legal difiere en cuanto al objeto de la distinción: actividades comerciales en el caso del nombre comercial y productos o servicios en el caso de la marca. Pero, convengamos que como los servicios pueden calificarse como actividades comerciales, se dan casos de identidad.

Más allá de ello las diferencias en función del sistema de adquisición de los respectivos derechos son relevantes: el uso en el caso del nombre comercial y el registro – actividad administrativa – en el caso de la marca.

A pesar de esta diferencia y en base a las similitudes sustanciales, si se está ante situaciones no previstas en la legislación específica del nombre comercial, se ha de recurrir – por analogía - a las disposiciones en materia marcaria, en cuanto sean aplicables. Es decir que, dejando de lado todos aquellos requisitos y exigencias propios del carácter de registrabilidad de la marca y derivados de la circunstancia del registro, se podrán trasladar los diversos principios de caracterización y transmisión de derechos, entre otros. Por ejemplo, el principio de especialidad. Por más que no exista en caso del nombre comercial una definición dada por la “clase internacional”, opera el principio en tanto la fuerza distintiva (y su alcance legal...) solamente se relaciona con la actividad a la que se aplica.

La pauta normativa que expresamente se refiere a la relación entre marca y nombre comercial se encuentra en el artículo 5º numeral 6 de la Ley 17.011 de 25 de setiembre de 1998. Esta norma establece como nulidad relativa el registro de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción total o parcial de un nombre comercial.

De manera que, el hecho de ser titular de un nombre comercial determinado, otorga facultades a su titular a oponerse al registro marcario por terceros de ese signo o alguno directamente confundible.

Es decir: si una persona ha venido utilizando el nombre comercial “El alto de Garibaldi” para una actividad comercial determinada - imaginemos un kiosko - podrá impedir que esa misma expresión sea registrada por un tercero como marca en la clase internacional del Arreglo de Niza que corresponda al servicio equivalente al de la actividad comercial de un kiosco. No podrá impedir, como regla general, que un tercero quiera registrar esa marca para un servicio que implica la instalación de un lavadero, empresa de lavar ropa.

Esta nulidad se califica como relativa, lo que en el sistema actual implica que el interesado, además de poder alegar la causal como oposición al registro, tiene un plazo de quince años para reclamar la anulación del registro marcario que le haya prosperado a un tercero.

En cuanto a la posibilidad de interponer acciones penales en base a la violación de los derechos que concede la titularidad de un nombre comercial, así como la ley reglamenta para el caso de marcas, entendemos que no es posible. Las normas penales no pueden extenderse en forma analógica y no hay preceptos de derecho penal específicos para la protección del nombre comercial.

Fortaleza de Santa Teresa, Rocha, Uruguay