El mercado es uno solo. Hace casi veinte años, cuando comenzó a despuntar el maravilloso mundo de Internet uno de los debatess que provocó la viveza de tantos “pícaros piratas” fue la apropiación de signos distintivos ajenos para atraer público (específicos o generales para otras causas... ) en sitios web. Hoy el tema se mantiene, pero mucho más encausado, pues pronunciamientos resolviendo conflictos en casi todo el mundo han marcado una huella de respeto por los valores comerciales lealmente adquiridos.
El análisis merece un libro, realmente. De todas maneras, hay algunos puntos interesantes para destacar o actualizar, al respecto.
Hay dos “categorías” o dos tipos de conflictos en cuanto a apropiacion de marca ajena en Internet: que se la haga en un nombre de dominio (marca vs nombre de dominio) o que se la haga simplemente usándola como un signo introducido en la web (marca vs marca). Nos referiremos al primer tipo de conflicto, que puede tener muy distintas aristas
Se conoce como
Cyberocupación (Cybersquatting) a la apropiación que una persona hace del signo denominativo, literal, que otra persona tiene registrada como marca, para usarlo como nombre de dominio. Es evidente que si no fuera un valor de mercado (por lo llamativo, por lo distintivo) nadie tomaría una palabra que es reconocida para darle un uso en el proceso de comunicación de Internet... Mucho menos se arriesgaría a asociar un emprendimiento comercial personal a otra persona o al signo mediante el cual se conoce a otra persona, particularmente cuando es tan fácil “googlear” para verificar si hay coincidencias o parecidos con el nombre de dominio que uno quiere adoptar...
De manera que, siendo deliberada esta apropiación, siendo de mala fe por el valor de la marca en cuestión, es claro que habrá perjuicios.
Agreguemos también que a la apropiación de marca ajena como nombre de dominio de tercero, también se agrega el tema del uso de la marca ajena como metatag en un sitio web ajeno (En otro post nos ocuparemos de este punto).
Hay dos temas para tener en cuenta, inicialmente: qué tipo de marca se encuentra en conflicto y qué naturaleza jurídica se atribuye al nombre de dominio.
1 Corresponde distinguir qué clase de marca se encuentra en conflicto con un nombre de dominio.
Si se trata de
marca no notoria, la ilicitud de la apropiación resultará de la concurrencia de tres elementos de distinta naturaleza:
a la identidad o semejanza entre signos,
b conjuntamente con la identidad o afinidad de los productos o servicios ofrecidos,
c convergencia o coincidencia en los territorios de mercado de forma tal que no sea posible separar el efecto de uno y otro.
Valorada esta triple coincidencia, la mala fe de quien se apropió de la marca resulta evidente.
Si se trata de una
marca notoria la valoración es menos compleja. Así como el “ius excludendi” vinculado a su titularidad supera el principio de especialidad y territorialidad, mereciendo una protección más amplia, cualquier caso de apropiación debería ser considerada ilícita (TOSI, Tommasso, “La tutela...”, cit., pág. 190).
2 La naturaleza jurídica de los nombres de dominio también sigue siendo polémica, resultando fundamental para determinar la normativa aplicable al conflicto. (Bueno, es de buena práctica aplicar todo lo posible mientras no sea contradictorio, al menos excesivamente... :-) ) De todas formas, más allá de esta precisión – adelanto – la mala fe que pueda atribuirse a la apropiación define el carácter de la ilicitud.
Enumeraremos las más extendidas de las posibilidades de calificación jurídica del nombre de domino, en adelante ND, junto con alguna consideración.
El ND es un
signo distintivo,
marca. En ese caso, si se está usando como marca una marca ajena, se aplica el dispositivo de los derechos de exclusiva del titular. Para definir posibilidades de accionamiento hará que evaluar si se trata de marca notoria o no notoria, en los términos que ya comentamos.
Se discute a nivel judicial, por el uso de marca ajena. Se puede combatir en el Centro de Arbitraje de la OMPI.
El ND es un signo distintivo,
nombre comercial. Estamos ante un caso similar al anterior, correspondiendo evaluar aspectos tales como: si se alude a iguales o confundibles productos o servicios, si hubo mala fe en la apropiación.
El ND es un “signo distintivo atípico”... No es una categoría que se utilicen en Uruguay, claramente es propia del derecho italiano. De todas maneras, a efectos prácticos, en cualquier caso se trata de un debate que se plantea en torno a la
competencia desleal. Evidentemente, la valoración de mala fe es determinante.
Algunas opiniones de doctrina que consideran que no puede definirse la figura del ND sin tomar en consideración la página web a la cuales refiere. La dirección telemática y la página en sentido propio debería ser valoradas globalmente. Desde este punto de vista un valor predominante es asumido por la página gráficamente considerada y es por eso que hay que ocuparse de ésta. El análisis contextual, con más o con menos fuerza, también incide en cualquier consideración.
Por nuestra parte, mantenemos que no corresponde atribuir una naturaleza jurídica generalizada, de signo comercial a los nombres de dominio. Todo dependerá de cómo sea utilizado en cada caso concreto. Se advierte en la utilización del ND, más allá de su función técnica, una verdadera polivalencia, que determina que según cómo pueda estar vulnerando derechos ajenos (o no lo esté... bueno...), será calificable.
Los NDs no son más que un instrumento tecnológico de identificación, como un número de teléfono. Claro que, si el signo empleado como nombre de dominio es utilizado en el mercado, desarrollando en torno a él un significado comercial, corresponderá que le sea atribuido el carácter correspondiente al signo que se trate. De esta forma, si mediante el nombre de dominio se está identificando un producto o servicio, que se desarrollo en Internet, podremos estar ante una marca. Por otra parte, si estamos ante el desarrollo de una actividad comercial, conocida o reconocida mediante el nombre de dominio utilizado, estaremos ante un nombre comercial. En cada caso, se aplicará la normativa correspondiente.
Respecto de las marcas en Internet, podemos afirmar que:
a. la puesta de una marca en Internet con finalidad distintiva o publicitaria, en sentido amplio, constituye uso de la marca (a menos que haya un uso necesario o descriptivo);
b. el uso en el medio electrónico de marca ajena puede – evidentemente - constituir infracción a la ley;
c. son muy diversos los conflictos en que se enfrentan los titulares de marcas del mundo “real” o “material” frente a los titulares de registros de nombres de dominio.
En estos temas ultrafronterizos se involucran diversas jurisdicciones, por lo que habrá que definir ley aplicable y jurisdicción competente (ha prosperado el concepto de accesibilidad).
Si bien ha habido pronunciamientos en casi todos los países en algún caso de estos, la experiencia de estos años demostró que lo más práctico es recurrir a un sistema arbitral.
ICANN aprobó una “Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes” (sigla en inglés UDRP), que desde 1999 propicia que los conflictos se resuelvan por mecanismos arbitrales. Ofrece una lista de entidades acreditadas.
Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes
https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-es
Hay varias entidades acreditadas.
Lista de Proveedores de Servicio de Resolución de Disputas Aprobados
https://www.icann.org/resources/pages/providers-2012-02-25-es
Entre ellas destaca el Centro de Mediación y Arbitrade de la OMPI, que presta un servicio muy bueno.
http://www.wipo.int/amc/en/domains/
VINCENT VAN GOGH, Noche estrellada - 1889, MoMA Museum of Modern Art
